HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680 (AGA/Occlutech)
Art. 69 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Het bijbehorende uitlegprotocol bepaalt hoe art. 69 EOV begrepen moet worden en daarmee hoe octrooien uitgelegd dienen te worden. In hoeverre de verschillende gezichtspunten uit het arrest Ciba Geigy/Oté Optics (NJ 1995, 391) bij de uitleg van octrooien in aanmerking moeten worden genomen, wordt bepaald door factoren als de aard van het octrooi en de beschrijving van de uitvinding, alsmede door het partijdebat. De betekenis van het verleningsdossier (ten behoeve van anderen dan de octrooihouder) is niet beperkt tot materie die de octrooihouder eerder niet had geclaimd of waarvan deze afstand heeft gedaan.
Achtergrond
AGA, een in de VS gevestigde producent van medische hulpmiddelen, is houdster van een Europees octrooi voor “intravascular occlusion devices” (gebruikt bij openhartoperaties). Occlutech, een Duitse leverancier van occlusie-inrichtingen (gebruikt voor het afsluiten van het “septum”, de wand tussen de boezems en de kamers van het hart), vordert een verklaring voor recht dat de door haar geleverde producten buiten de beschermingsomvang van het Nederlandse deel van het octrooi van AGA vallen. In reconventie vordert AGA een verklaring voor recht dat Occlutech, door het op de markt brengen en verhandelen van haar producten, inbreuk maakt op het octrooi.
Rechtbank en hof oordeelden dat van inbreuk op het octrooi geen sprake was en wezen de door Occlutech gevorderde verklaring voor recht toe. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van AGA, dat betrekking had op drie thema’s: uitleg van het octrooi, de rol daarbij van het verleningsdossier en de vraag naar de equivalentie. De klacht over de equivalentie stuit af op het hoogst feitelijke karakter van de bestreden beslissing. Ten aanzien van de andere twee thema’s biedt het arrest vooral een verduidelijking van eerdere rechtspraak.
Uitleg van art. 69 EOV en/of het octrooi
De Hoge Raad stelt voorop dat art. 69 lid 1 EOV inhoudt dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Blijkens het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol mag het artikel niet aldus worden uitgelegd, dat de beschermingsomvang van het octrooi alleen door de “letterlijke tekst” van de conclusies zou worden bepaald, maar ook niet aldus, dat de conclusies slechts als “richtlijn” zouden dienen voor het bepalen van de beschermingsomvang.
De Hoge Raad overweegt dat het protocol naar zijn bewoordingen weliswaar (slechts) ziet op de uitleg van art. 69 EOV, maar dat de door Occlutech verdedigde opvatting dat het (daarmee) geen betrekking heeft op de uitleg van octrooien, van de hand moet worden gewezen. De opvatting van Occlutech, dat een juiste toepassing van art. 69 EOV als vanzelf meebrengt dat de rechter “zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden” biedt, zoals art. 1 van het uitlegprotocol voorschrijft, is volgens de Hoge Raad onjuist, aangezien art. 1 van het uitlegprotocol in deze opvatting overbodig zou worden. Bovendien kan uitleg van art. 69 EOV op de wijze als in het protocol vermeld niet losgedacht worden van de uitleg van de octrooien zelf, aldus de Hoge Raad:
“4.2.2 (…) (H)et Protocol bepaalt hoe art. 69 begrepen moet worden en daarmee hoe octrooien uitgelegd dienen te worden. Het behelst een richtsnoer voor het vinden van het antwoord op de vraag hoe ver de beschermingsomvang van een octrooi zich uitstrekt wanneer de conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen worden onderzocht.”
Gezichtspuntencatalogus Ciba Geigy/Oté
In het arrest Ciba Geigy/Oté Optics (HR 13 januari 1995, LJN ZC1609, NJ 1995/391, rov. 3.3.1), naderhand onder meer bevestigd in het arrest Lely/Delaval (HR 7 september 2007, RCLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 (Lely/Delaval, rov. 3.3), heeft de Hoge Raad tot uitdrukking gebracht dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooi niet alleen betekenis toekomt aan de letterlijke tekst van die conclusies, maar ook aan “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte”. In het onderhavige arrest verduidelijkt de Hoge Raad dat niet steeds alle in het arrest Ciba Geigy/Oté Optics opgesomde gezichtspunten in aanmerking moeten worden genomen. In hoeverre deze gezichtspunten moeten worden meegewogen, wordt bepaald door factoren als de aard van het octrooi en de beschrijving van de uitvinding, alsmede door het partijdebat, aldus de Hoge Raad, die nog toevoegt dat de uitleg van octrooien sterk verweven is met waarderingen van feitelijke aard, zodat deze in cassatie slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht.
Het hof had in casu geoordeeld dat in de beschrijving en de tekeningen van het octrooi geen aanknopingspunten waren te vinden voor de door AGA aan de hand van de uitvindingsgedachte voorgestane uitleg, die van de bewoordingen van de conclusies afweek. Dit overwegend feitelijke oordeel kan de toets in cassatie doorstaan. Anders dan het cassatiemiddel stelt, heeft het hof niet nagelaten de “achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte” als gezichtspunt te laten meewegen. Het hof is immers van oordeel dat een dergelijke uitvindingsgedachte niet uit het octrooi valt af te leiden.
Pioniersuitvinding?
De klacht van AGA dat het hof onvoldoende aandacht heeft besteed aan haar stelling dat de uitvinding “een zeer hoge mate van vernieuwing” bracht (zodat een sluitende omschrijving van de beschermingsomvang vooralsnog niet goed mogelijk was), faalt eveneens:
“4.2.6 (…) (V)oor het toekennen van een ruime beschermingsomvang aan een “pioniersuitvinding” bestaat dan grond, indien de toepassingsmogelijkheden van de vinding, als gevolg van het sterk vernieuwende karakter daarvan, door de opsteller van het octrooischrift niet volledig kunnen worden voorzien en overzien en, als gevolg daarvan, daarin ook niet afdoende kunnen worden beschreven en geclaimd.”
Kennelijk heeft het hof, aldus de Hoge Raad, niet willen aannemen dat het gestelde vernieuwende karakter van de uitvinding eraan in de weg heeft gestaan dat AGA ook een uitvoeringsvariant had kunnen claimen zoals die door Occlutech in haar occluders wordt toegepast. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk. Dat bij een pioniersuitvinding daarnaast grond kan bestaan onduidelijkheden niet in het nadeel van de octrooihouder te laten werken, zoals in het arrest Ciba Geigy/Oté Optics was overwogen, is hier volgens de Hoge Raad niet aan de orde, aangezien het hof op de hier van belang zijnde punten geen onduidelijkheden heeft vastgesteld.
De rol van het verleningsdossier
Aan de verlening van een octrooi ligt vaak een omvangrijk verleningsdossier ten grondslag, waarin bijvoorbeeld correspondentie met de octrooiverlenende instantie en besprekingsverslagen omtrent de octrooiaanvraag zijn te vinden. De hierin tot uitdrukking komende “verleningsgeschiedenis” van het octrooi kan tot op zekere hoogte licht werpen op de beschermingsomvang daarvan. In cassatie klaagt AGA dat het hof een te vergaande betekenis aan het verleningsdossier heeft toegekend. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak van de Hoge Raad betoogt AGA dat het verleningsdossier alleen in aanmerking mag worden genomen, indien de octrooihouder daarin afstand heeft gedaan van beschikbare bescherming of de omvang van de geclaimde materie heeft uitgebreid. Deze klacht faalt:
“4.3.2 (…) Het onderdeel gaat ten onrechte ervan uit dat in het arrest HR 22 december 2006, RCLI:NL:HR:2006:AZ1081, NJ 2008/538 de betekenis van het verleningsdossier (ten behoeve van anderen dan de octrooihouder) is beperkt tot materie die de octrooihouder eerder niet had geclaimd of waarvan deze afstand heeft gedaan. (…) Wel is daarin de in HR 27 januari 1989, LJN AD0607, NJ 1989/506 gegeven beslissing herhaald dat een zodanige afstand slechts mag worden aangenomen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, waaronder de openbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.”
Overigens was de betreffende rechtsklacht gericht tegen een overweging ten overvloede van het hof, zodat de klacht reeds om die reden moest falen bij gebrek aan belang (rov. 4.3.1).
