HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (Bayer/Sandoz)
1. Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Alleen in het kader van de inbreukvraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen.
2. De regel ‘disclosed but not claimed is disclaimed’ kan ook van toepassing zijn als de ‘openbaring’ geen betrekking heeft op een middel dat de basis kan vormen voor een conclusie.
Equivalenten
Hoe moet de rechter bij de beoordeling van een vordering wegens inbreuk op een werkwijzeoctrooi omgaan met elementen die volgens de octrooihouder equivalent zijn aan een in de conclusies omschreven element?
Bayer is houder van een werkwijzeoctrooi voor de bereiding van het anticonceptiemiddel 6ß, 7ß; 15ß,16ß-dimethyleen-3-oxo-17α-pregn-4-een-21, 17-carbolacton, ‘drospirenon’ (DRSP) voor intimi. Het octrooi claimt een syntheseproces in twee stappen, dat een aantal voordelen heeft ten opzichte van een andere, langer bekende bereidingswijze in één stap. Sandoz maakt ook DRSP, in een proces dat net als het proces van Bayer uit twee stappen bestaat: een oxidatiestap en een waterafsplitsingsstap. Alleen gebruikt Sandoz een andere oxidator (de organische verbinding ‘TEMPO’ in plaats van een rutheniumzout) en splitst Sandoz het water af met een ander reagens (het basische pyridine, in plaats van het zuur pTSA). Bayer vindt dat het gaat om equivalente elementen, en dat Sandoz dus inbreuk maakt op haar octrooi. Sandoz vindt van niet.
Het hof stelde Sandoz in het gelijk (geen equivalentie), en de Hoge Raad laat dit oordeel in stand. Daarbij stelt hij voorop hij dat de uitleg van octrooien is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. De Hoge Raad zet de rechtspraak over uitleg van octrooien en in het bijzonder het omgaan met elementen op een rijtje:
“Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 en 2 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luiden, in Nederlandse vertaling:
‘Artikel 1 – Algemene beginselen
Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.
Artikel 2 – Equivalenten
Teneinde de omvang van de bescherming voortvloeiende uit een Europees octrooi te bepalen, dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.’
3.3.5In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte”, bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott), [CB 2014-83, SK]).”
Het hof had in deze zaak volgens de Hoge Raad geen onjuiste uitlegmaatstaf gehanteerd en had zijn oordeel voldoende gemotiveerd. De Hoge Raad wijst erop dat bovendien in een kort geding (zoals deze zaak) minder strenge motiveringseisen worden gesteld.
Peildatum
Bayer had betoogd dat het hof bij de beoordeling van de equivalentie van TEMPO met rutheniumzout ten onrechte alleen de prioriteits- of verleningsdatum als peildatum voor de kennis van de gemiddelde vakman gehanteerd, terwijl maatgevend of mede bepalend had moeten zijn wat de kennis van de gemiddelde vakman is ten tijde van de (voorbereidingen op de) gestelde inbreuk.
De Hoge Raad houdt vast aan het strikte onderscheid tussen het vaststellen van de beschermingsomvang van het octrooi (waarbij de kennis van de vakman op de prioriteiten- of verleningsdatum doorslaggevend is), en van het beantwoorden van de inbreukvraag (waarbij ook latere kennis kan worden meegenomen):
“Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Alleen in het kader van de inbreukvraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott), rov. 3.5.2).”
De conclusie van AG Van Peursem was op dit punt wat uitvoeriger:
“Peildatum voor de beschermingsomvang is de prioriteitsdatum, omdat het daarbij gaat om wat het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. In het kader van de daarop volgende inbreukvraag kan mede betekenis toekomen aan kennis op de peildatum inbreuk, in het bijzonder bij equivalentietoetsing (maar als die al is “meegenomen” bij de vaststelling van de beschermingsomvang door Protocolaire uitleg van de conclusies, natuurlijk niet, want daarvoor is de peildatum de prioriteits- of aanvraagdatum). […] De veronderstelling van het subonderdeel dat de prioriteitsdatum volgens Uw Raad alleen “richtinggevend” en dus níet “doorslaggevend” is, vindt volgens mij geen steun in Medinol/Abbott. Uit de gekozen bewoordingen (“kan” en “mede”) wil mij voorkomen dat de feitenrechter hier discretionaire bevoegdheid heeft om ook naar de inbreukdatum te kijken bij de inbreuktoets en na vaststelling van de beschermingsomvang met als peildatum de kennis op de prioriteits- of aanvraagdatum. Van de mogelijkheid om ook de inbreukdatum te hanteren bij de inbreukvraag heeft het hof kennelijk geen gebruik gemaakt. Daarover kan gelet op dit discretionaire stelsel uit Abbott/Medinol en de uitvoerige motivering van het oordeel van het hof volgens mij in cassatie in dit kort geding niet met succes worden geklaagd. In wezen komt dit doordat in de Protocolaire uitleg van het hof niet veel ruimte meer bestaat voor equivalentie.”
Disclosed but not claimed is disclaimed
Ten slotte klaagde Bayer over de toepassing van de uitlegregel Disclosed but not claimed is disclaimed. Die regel houdt het volgende in. Als in de beschrijving van het octrooi bepaalde middelen wel worden geopenbaard, maar niet in de conclusie worden geclaimd, moet worden aangenomen dat de octrooihouder voor die middelen geen bescherming heeft gezocht. In dit geval was in het octrooi vermeld dat de uitgangsstof van DRSP onder zure of basische omstandigheden uiteenviel in DRSP en water. In de conclusie was alleen het zuur pTSA vermeld als de reactiestof voor de waterafsplitsing. Volgens het hof mocht ervan worden uitgegaan dat Bayer daarom bewust niet waterafsplitsing onder invloed van een base (de methode van Sandoz) onder het octrooi had willen brengen.
Bayer voerde in cassatie aan dat die redenering in dit geval niet kon opgaan: de instabiliteit van de uitgangsstof van DRSP onder invloed van base was immers vermeld als onderdeel van de stand van de techniek en kon niet dienen als basis voor een conclusie. De Hoge Raad verwerpt deze opvatting:
“De door het onderdeel bepleite opvatting komt neer op het weginterpreteren van het slot van de conclusie van EP 840, waarmee deze niet anders zou leren dan dat op enigerlei bekende wijze waterafsplitsing dient plaats te vinden, terwijl de wijze van waterafsplitsing onderdeel van de uitvinding is. Daarom faalt de klacht.”
Bayer is in cassatie bijgestaan door de auteur, en in feitelijke instanties door Bas Berghuis van Woortman, András Kupecz en Dirkjan van Dam.
