Magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie

HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1214, ECLI:NL:HR:2018:1215 en ECLI:NL:HR:2018:1217 (Fanofinefood / Levola)

(1) Anders dan bij visuele en auditieve overeenstemming, waarbij het gaat om directe, zintuiglijke waarneming, berust begripsmatige overeenstemming naar haar aard op een meer abstracte notie, zoals een gemeenschappelijke betekenis (wat ook bij vertaalde woordmerken het geval kan zijn), een gedeelde eigenschap of een gemeenschappelijk kenmerk van de beide tekens. Voor het onderzoek naar begripsmatige overeenstemming ligt in de redenering dan ook een – al dan niet tot uitdrukking te brengen – ‘veralgemeniserende’ schakel in de rede.
(2) Voor begripsmatige overeenstemming is vereist dat een substantieel deel van het (relevante) publiek bekend is met de overeenstemmende betekenissen.
(3) In het algemeen mogen geen hoge eisen worden gesteld aan de motivering of onderbouwing van de betwisting door een procespartij van een stelling van haar (de bewijslast daarvan dragende) wederpartij dat een bepaalde term en de betekenis daarvan bij het publiek bekend zijn.
(4) De stelling dat voor verwarringsgevaar dat louter op begripsmatige overeenstemming is gebaseerd, een bijzondere rechtvaardiging moet bestaan, vindt geen steun in de arresten Sir/Zirh en Puma/Sabel.

Die zien we niet vaak langskomen: beschikkingen van de Hoge Raad in cassatie in een oppositieprocedure over een Benelux-merk. Misschien was dit ook de laatste keer, want per 1 juni 2018 is artikel 2.17 BVIE, waar deze cassatiemogelijkheid – na hoger beroep bij het nationale gerechtshof – geregeld was, afgeschaft. Voortaan vindt de beroepsprocedure plaats bij het Benelux-Gerechtshof.

De zaak gaat over Heksenkaas (“een smeerdip van roomkaas met verse kruiden”) vs. Witte Wievenkaas (ook zoiets). Daarover is een interessante auteursrechtelijke prejudiciële vraag van het hof Arnhem-Leeuwarden (zie hier het verwijzingsarrest) aanhangig bij het HvJEU: kan er auteursrecht op smaak rusten? Maar er is ook een merkenrechtelijke vraag: de drie (bijna identieke) hier besproken beschikkingen zijn gegeven in de oppositieprocedure tussen Levola, merkhouder van ‘Heksenkaas’, en Fanofinefood (FFF), die het merk ‘Witte Wievenkaas’ – als woordmerk, woord/beeldmerk en beeldmerk – had gedeponeerd. Levola verzet zich tegen inschrijving van dit teken als merk, want er zou te veel begripsmatige overeenstemming zijn. Het BBIE wees de oppositie af, maar het hof Den Haag vond inderdaad dat er wél begripsmatige overeenstemming en verwarringsgevaar bestond.

Wanneer is er begripsmatige overeenstemming?

Het hof had geoordeeld, enigszins samengevat, dat zowel heksen als witte wieven vallen onder de omschrijving ‘vrouwelijke magische wezens die toverkracht bezitten, die zij hoofdzakelijk aanwenden voor kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en veelal geïsoleerd leven’ of in elk geval ‘bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie’. Dit is een “zodanig bijzondere categorie wezens/verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming omdat het publiek zowel de heks als het witte wief zal zien als behorend tot die uitzonderlijke categorie”, had het hof geoordeeld. Het middel van FFF klaagde dat het hof had nagelaten om de totaalindrukken van het merk ‘Heksenkaas’ en het teken ‘Witte wievenkaas’ rechtstreeks met elkaar te vergelijken en dat het hof ten onrechte eerst een veralgemeniserende stap heeft gezet en vervolgens slechts heeft vastgesteld dat merk en teken (begripsmatig) tot die veralgemeniseerde klasse kunnen worden gerekend. Het middel deed hierbij een beroep op de Richtlijnen van het EUIPO, waarin staat dat tekens  begripsmatig niet overeenstemmen als het om twee woorden gaat waarvoor een generieke term bestaat die ze allebei dekt en/of als de twee tekens onder dezelfde algemene categorie tekens vallen.

De Hoge Raad stelt voorop:

“Anders dan bij visuele en auditieve overeenstemming, waarbij het gaat om directe, zintuigelijke waarneming, berust begripsmatige overeenstemming naar haar aard op een meer abstracte notie, zoals een gemeenschappelijke betekenis (hetgeen ook bij vertaalde woordmerken het geval kan zijn), een gedeelde eigenschap of een gemeenschappelijk kenmerk van de beide tekens. Voor het onderzoek naar begripsmatige overeenstemming ligt in de redenering dan ook een – al dan niet tot uitdrukking te brengen – schakel in de rede als die welke in het onderdeel wordt aangeduid als ‘veralgemeniseringsstap’. Het hof heeft dus, anders dan het onderdeel betoogt, niet een eigen criterium in het leven geroepen, maar een niet onjuiste gedachtegang gevolgd.”

De passage uit de Richtlijnen waar het middel een beroep op doet, betekent volgens de Hoge Raad niet meer dan: als de twee vergeleken tekens onder één categorie vallen, brengt dat nog niet mee dat er begripsmatige overeenstemming is. In dit geval had het hof echter niet alleen één algemene term geïdentificeerd waar beide begrippen onder vallen, maar ook geoordeeld dat beide tekens vallen in een ‘uitzonderlijke categorie’ van ‘bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie’. Daarmee zijn het niet alleen twee termen die onder één categorie vallen, maar twee termen die daadwerkelijk naar overeenstemmende begripsinhouden verwijzen.

Bekendheid bij substantieel deel van het publiek

Wel slaagt een andere klacht. Voor begripsmatige overeenstemming is vereist dat een substantieel deel van het (relevante) publiek bekend is met de overeenstemmende betekenissen, zo bevestigt de Hoge Raad. FFF had betwist dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de betekenis van het begrip ‘witte wieven’.  Het hof vond die betwisting, mede in het licht van door Levola ingebrachte stukken over de betekenis van de term, onvoldoende onderbouwd.  De Hoge Raad overweegt dat

“in het algemeen geen hoge eisen mogen worden gesteld aan de motivering of onderbouwing van de betwisting door een procespartij van een stelling van haar (de bewijslast daarvan dragende) wederpartij dat een bepaalde term en de betekenis daarvan bij het publiek bekend zijn.”

En aan stukken die betrekking hebben op de betekenis die aan een term toekomt, kunnen geen gevolgtrekkingen worden verbonden omtrent de mate waarin de kennis van die term en van die betekenis onder het publiek verspreid is, aldus de Hoge Raad. Het hof had zijn (impliciete) oordeel over de bekendheid van het publiek met de betekenis van het woord ‘witte wieven’ daarom beter moeten motiveren.

Bijzondere motivering