HR 27 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1484
Als de rechter heeft vastgesteld dat het gebruik van het teken geen inbreuk oplevert op een van de gronden genoemd in art. 2.20 lid 2 BVIE, kan de merkhouder zijn op inbreuk berustende vordering niet alsnog toegewezen krijgen op grond van art. 2.23 lid 1 BVIE. Art. 2.23 BVIE breidt de rechten van de merkhouder namelijk niet uit, maar beperkt die juist.
Feiten en achtergronden
Lange tijd werd in Nederland het bekende televisieprogramma ‘Jiskefet’ uitgezonden. In 2021 heeft Noblesse een boek met de titel ‘Jiskefet Encyclopedie’ uitgegeven. Dat boek is een encyclopedisch handboek waarin wetenswaardigheden omtrent personages, afleveringen en andere onderdelen van het programma ‘Jiskefet’ via een alfabetische ordening toegankelijk zijn gemaakt.
In deze procedure vordert Jiskefet B.V. dat Noblesse wordt bevolen ervoor te zorgen dat het boek wordt verkocht met de vermelding: “Jiskefet is een merk van Jiskefet B.V. – Dit boek is niet afkomstig van Jiskefet B.V. of de makers van Jiskefet.”.
Die vordering is onder meer gegrond op het Benelux-woordmerk JISKEFET. Jiskefet B.V. is de houder van dat woordmerk, en heeft daarmee een uitsluitend recht op dat teken (art. 2.20 lid 1 BVIE). In art. 2.20 lid 2 BVIE is uitgewerkt wanneer een ander inbreuk maakt op dat recht.
Het oordeel van het hof
Het hof wijst de vordering van Jiskefet B.V. – anders dan de rechter in eerste aanleg – af.
Naar het oordeel van het hof vormt de titel van een boek onderdeel van de waar zelf, en niet een onderscheidingsteken waarmee een uitgeverij die waar als van haar afkomstig wil onderscheiden. Dat betekent dat het gebruik door Noblesse geen inbreuk oplevert in de zin van art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a, b of c, BVIE. Daarvoor is immers, kort gezegd, vereist dat sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren of diensten.
Bij art. 2.20 lid 2, aanhef en onder d, BVIE ligt dat anders. Het gaat bij die inbreukgrond namelijk om gebruik ”anders dan ter onderscheiding van waren of diensten”. Voor die inbreukgrond is vereist dat, zonder geldige reden, (i) ongerechtvaardigd voordeel uit het teken wordt getrokken of (ii) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het hof oordeelt dat aan dat vereiste niet is voldaan. Daartoe stelt het hof voorop dat partijen het erover eens zijn dat Noblesse het boek mag publiceren. De titel ‘Jiskefet Encyclopedie’ vormt vervolgens, gelet op de inhoud van het boek, een voor de hand liggende aanduiding. Daarmee heeft Noblesse een geldige reden voor het gebruik van die titel – aldus het hof.
De Hoge Raad
In cassatie wordt – kort gezegd – geklaagd dat het hof ten onrechte niet heeft getoetst aan art. 2.23 lid 1 BVIE. Art. 2:23 BVIE bevat beperkingen op het uitsluitend recht van de houder van het merk: gevallen waarin het gebruik van het teken door een ander – ondanks het uitsluitend recht van de houder – wél is toegestaan.
De Hoge Raad verwerpt de klachten.
Daartoe verwijst de Hoge Raad eerst naar het partijdebat uit de feitelijke instanties. Uit dat partijdebat blijkt dat Noblesse – voor het geval zou worden geoordeeld dat zij met het gebruik van het teken Jiskefet inbreuk maakt op het woordmerk – een beroep heeft gedaan op art. 2.23 lid 1, aanhef en onder c, BVIE. Die bepaling gaat, kort gezegd, over refererend merkgebruik: het gebruik van het merk met het oog op de identificatie van of verwijzing naar waren van de merkhouder (zoals wanneer een accessoire wordt verkocht, en daarbij wordt vermeld dat die accessoire compatibel is met een apparaat van een bepaald merk). Dergelijk merkgebruik is toegestaan, zolang het gebruik in overeenstemming is met “de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”. Jiskefet B.V. heeft in feitelijke instanties aangevoerd dat aan dat laatste vereiste niet is voldaan.
De Hoge Raad overweegt dat het hof in dit geval aan het beroep van Noblesse op art. 2.23 lid 1 BVIE niet toekwam, omdat het hof al had beslist dat Noblesse met het gebruik van het teken Jiskefet géén inbreuk maakt op het merkrecht van Jiskefet B.V. De Hoge Raad vervolgt:
“Voor zover is bedoeld te betogen dat, wanneer de rechter heeft vastgesteld dat het gebruik van het teken geen inbreuk oplevert op een van de gronden genoemd in art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a-d, BVIE, de merkhouder zijn op inbreuk berustende vordering niettemin toegewezen kan krijgen op grond van art. 2.23 lid 1 BVIE, falen de klachten reeds omdat art. 2.23 BVIE de rechten van de merkhouder beperkt en niet uitbreidt.”
Het cassatieberoep wordt dan ook – in lijn met de conclusie van A-G Van Peursem – verworpen.
