Hoge Raad 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4915 (Leidseplein Beheer B.V./Red Bull GmbH)
Het begrip ‘geldige reden’ in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE moet thans worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip ‘geldige reden’ in de zin van art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn. Het criterium zoals geformuleerd in het arrest Claeryn/Klarein mist volgens de Hoge Raad toepassing. De Hoge Raad stelt een prejudiciële vraag over de invulling van het begrip ‘geldige reden’.
Tegenover elkaar staan het merk “Red Bull Krating-Daeng” van Red Bull, en het woord/beeldmerk “The Bulldog” van Leidseplein Beheer. Red Bull heeft gevorderd eiser op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de aan haar toebehorende merkrechten met betrekking tot het woordmerk “Red Bull” te staken, en meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die zijn voorzien van het teken “Bull Dog” of een ander teken waarvan het woordelement “Bull” deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull. Het hof heeft die vordering toegewezen, en heeft daarbij overwogen dat aannemelijk is dat het in aanmerking komend publiek, geconfronteerd met de overeenstemming die daarin is gelegen dat het bestanddeel “Bull” ook is opgenomen in het teken dat Leidseplein voor energy drinks gebruikt, een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward.
De Hoge Raad oordeelt dat niet juist is dat het hof zich bij het beoordelen of The Bulldog een met het bekende merk van Red Bull overeenstemmend teken is, uitsluitend heeft gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis (het element “Bull”):
“3.9.2 Naar vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van een verband tussen merk en teken globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van merk en teken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het merk of zijn reputatie. Die globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, rekening houdend onder meer met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Alleen ingeval merk en teken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming, het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt omdat er andere relevante factoren bestaan, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het merk (vgl. HvJEU, 24 maart 2011, zaak C-552/09 (Ferrero/BHIM).
3.9.3 Uit rov. 3.9, en ook overigens, is niet kenbaar dat het hof de stellingen van [eiser] met betrekking tot (het ontbreken van) auditieve en begripsmatige gelijkenis in zijn, naar het vooropstelt: globale, beoordeling heeft betrokken. Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd. Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof van oordeel is geweest dat voor het aannemen van overeenstemming kon worden volstaan met het oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmen. Ingeval het hof wel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting is zonder nadere, door het hof niet gegeven, motivering niet begrijpelijk waarom het door [eiser] gestelde ontbreken van auditieve en vooral begripsmatige gelijkenis aan het aannemen van overeenstemming niet in de weg stond.”
Tot de elementen die vervuld moeten zijn om tot merkinbreuk onder art. 2.20 lid 1 sub c BVIE te concluderen, behoort ook het element dat het aangevochten gebruik zonder geldige reden geschiedt. Volgens eiser is sprake van een geldige reden voor het gebruik van zijn ‘The Bulldog-tekens’. (Ook) in cassatie betoogt eiseres dat het hof – bij het bezien of sprake is van een gebruik ‘zonder geldige reden’ – ten onrechte het criterium zou hebben toegepast zoals onder het voormalige Beneluxrecht gold. Onder het voormalige Beneluxrecht bestond het begrip ‘geldige reden’ ook als uitsluitingsgrond voor merkinbreuk onder het toenmalige verwateringsartikel (art. 13A lid 2 BMW (oud)). Het BenGH heeft geoordeeld dat van een geldige reden slechts sprake is wanneer er voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden, dan wel wanneer de gebruiker een eigen recht heeft, zoals een oudere handelsnaam (zie BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472 (Claeryn/Klarein)).
Het hof had volgens eiser het communautaire begrip ‘geldige reden’ moeten toepassen, nu het merkenrecht inmiddels ook op dit punt Europees geharmoniseerd is. Over de betekenis van het begrip geldige reden heeft het Hof van Justitie zich nog niet uitgelaten. Eiser bepleit in cassatie dat dit begrip onder het communautaire recht ruimer is dan onder het Benelux Merkenrecht. Een geldige reden bestaat volgens het middel in ieder geval wanneer het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw (als handelsnaam) werd gebruikt voordat het ingeroepen merk werd gedeponeerd.
De Hoge Raad overweegt over deze klacht:
“3.11.4 (…) Het begrip “geldige reden” in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE dient thans te worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip “geldige reden” in de zin van art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans: Richtlijn 2008/95). Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, kan – ook na het op 22 september 2011 door het HvJEU uitgesproken arrest in de zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), betreffende zogeheten “keyword advertising” op internet met gebruikmaking van een trefwoord dat overeenkomt met een bekend merk van een concurrent – niet worden gezegd dat redelijkerwijze niet aan twijfel onderhevig is dat het hiervoor genoemde communautaire begrip “geldige reden” zonder meer ruimer is dan “geldige reden” zoals uitgelegd in het hiervoor in 3.11.3 genoemde arrest van het BenGH, en dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd. De Hoge Raad zal om die reden de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU voorleggen.
(…)
Dit leidt de Hoge Raad tot het stellen van de volgende prejudiciële vraag:
5. Vraag van uitleg met betrekking tot richtlijn 89/104/EEG: Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?”
