HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (Leo Pharmaceutical Products / Sandoz)
Om te kunnen aannemen dat een uitvinding inventief is, is in zijn algemeenheid niet van belang of het objectieve technische probleem waarvoor de uitvinding een oplossing of verbetering biedt, door de gemiddelde vakman zou zijn onderkend. Bepalend is of de uitvinding voor de gemiddelde vakman op een niet voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.
Inventiviteit van de uitvinding
Ingevolge art. 56 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) resp. art. 6 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) dient de uitvinding waarvoor octrooi wordt aangevraagd te voldoen aan het zogenaamde ‘inventiviteitsvereiste’. Daaraan is voldaan indien de uitvinding ‘voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek’.
Bij de beoordeling van de inventiviteit van een uitvinding is het gevaar dat deze beoordeling wordt vertroebeld door ‘hindsight’. Als de uitvinding eenmaal is gedaan, kan de gedane vinding voor de octrooi-beoordelaar gemakkelijker als ‘voor de hand liggend’ worden beschouwd dan zij daadwerkelijk was voor de gemiddelde vakman (de maatman in het octrooirecht) was in de periode vóór de datum van de aanvrage. Om dit gevaar van hindsight te minimaliseren wordt in de praktijk veelal gebruik gemaakt van de zogenaamde problem solution approach. Bij deze toetsingsmethode wordt de vraag gesteld voor welk probleem de uitvinding een oplossing biedt ten opzichte van de op dat moment bekende stand van de techniek.
Zoals A-G Verkade in zijn conclusie voor het arrest opmerkt, kan in deze benadering de duiding van ‘het probleem’ op twee manieren van invloed zijn op de inventiviteit van de uitvinding. Het kan, enerzijds, wel of niet voor de hand liggend zijn om de in de uitvinding geopenbaarde oplossing voor het probleem te onderkennen en het kan, anderzijds ook wel of niet voor de hand liggend zijn om zich het probleem zelf te realiseren dat opgelost moet worden. Dit laatste aspect staat in deze cassatieprocedure centraal: is het voor de beoordeling van de inventiviteit van belang of de gemiddelde vakman het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing biedt, zou hebben onderkend?
Calcipotriol monohydraat
Het octrooi dat in deze zaak centraal staat is het Europees octrooi (EP) 154 en heeft betrekking op de stof ‘calcipotriol monohydraat’. Dit is een kristallijne vorm van de stof calcipotriol. Deze stof wordt verwerkt in geneesmiddelen ter behandeling van de huidaandoening psoriasis. Een andere kristallijne vorm van deze stof is calcipotriol anhydraat. Dit anhydraat is onderwerp van een eerdere PCT-aanvrage WO 87/000843 (WO 843), die –net als het octrooi EP 154 – op naam van Leo Pharma staat.
Sandoz verkoopt onder meer in Nederland geneesmiddelen voor de behandeling van psoriasis, die het actieve bestanddeel calcipotriol bevatten. Deze producten worden in de vorm van een zalf op de markt gebracht en Sandoz heeft aangegeven ook de crème in Nederland te willen verhandelen. Leo Pharma vordert in deze procedure dat het Sandoz verboden wordt inbreuk te maken op het octrooi EP 154. Sandoz vordert in reconventie nietigverklaring van het Nederlandse deel van het octrooi.
Hof: inventiviteit ontbreekt
De centrale vraag in de procedure is dus of aan het vereiste van inventiviteit is voldaan. Meer in het bijzonder is de vraag in hoeverre het voor de beoordeling van de inventiviteit van belang is of de gemiddelde vakman het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing biedt, zou hebben onderkend.
Deze vraag vloeit voort uit de door het hof toegepast problem solution approach. Het hof oordeelde in dat verband eerst dat de meest nabije stand van de techniek was vastgesteld in WO 843, waarin voor het eerst de stof calcipotriol in een kristallijne vorm (namelijk: anhydraat) is beschreven. Het hof heeft vervolgens vastgesteld voor welk objectief technische probleem het octrooi EP 154 een oplossing vervolgens een oplossing bood. Het hof nam het volgende probleem als vertrekpunt, namelijk of de opslagstabiliteit van de stof in een voor therapeutisch geschikte vorm kan worden verbeterd ten opzichte van het bekende calcipotriol anhydraat. Het hof heeft vervolgens onderzocht of het voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum voor de hand lag om, uitgaande van het kristallijne calcipotriol anhydraat (van WO 834) te zoeken naar een andere – uit het oogpunt van opslagstabiliteit meer geschikte – kristallijne vorm van calcipotriol en of hij dan de door EP 154 beschermde stof calcipotriol monohydraat zou hebben gevonden.
Het hof heeft beide vragen bevestigend beantwoord en, in het verlengde daarvan, geoordeeld dat niet aan het vereiste van inventiviteit is voldaan. Het hof verwierp daarbij de stelling van Leo Pharma dat de gemiddelde vakman destijds geen enkele aanleiding had om te zoeken naar andere kristallijne vormen aangezien dit destijds geen routine was en er ook geen concrete aanleiding voor was omdat het calcipotriol anhydraat goed buikbaar en voldoende stabiel was. Met deze stelling zag Leo Pharma, aldus het hof, over het hoofd dat het vertrekpunt was het eerder geduide objectieve technische probleem, namelijk of de opslagstabiliteit van het bekende calcipotriol anhydraat zou kunnen worden verbeterd. In dat verband oordeelde het hof dat de vakman zich ook destijds er terdege van bewust was dat het zoeken naar andere verschijningsvormen van de werkzame stof, mede met het oog op de opslagstabiliteit daarvan, zinvol was. Het hof kwam tot de slotsom dat de gemiddelde vakman zonder uitvindingswerkzaamheden tot bereiding van calcipotriol monohydraat zou zijn gekomen, zodat het octrooi EP 154 inventiviteit ontbeert.
Hoge Raad: onderkenning van het probleem geen vereiste
In cassatie klaagt Leo Pharma dat het hof, door bij de beoordeling van de inventiviteit het objectieve technische probleem tot vertrekpunt te nemen, heeft miskend dat het bij de beoordeling van de mate van inventiviteit (mede) erom gaat óf de vakman het door de geoctrooieerde uitvinding opgeloste probleem zou hebben onderkend, en dat het hof ten onrechte niet heeft beoordeeld of de vakman met het probleem van de beperkte opslagcapaciteit van calcipotriol anhydraat zou worden geconfronteerd.
De Hoge Raad verwerpt deze klacht en oordeelt als volgt.
“3.5 (…) Om te kunnen aannemen dat een uitvinding inventief is, is in zijn algemeenheid niet van belang of – in de terminologie van de ‘problem solution approach’ die rechtbank en hof in navolging van partijen in deze zaak hebben gebezigd – het objectieve technische probleem waarvoor de uitvinding een oplossing of verbetering biedt, door de gemiddelde vakman zou zijn onderkend. Bepalend is immers of de uitvinding voor de gemiddelde vakman niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek (vgl. art. 6 Rijksoctrooiwet 1995).
Enerzijds kan dus sprake zijn van inventiviteit als pas door de uitvinding kenbaar wordt dat (voordien) een probleem bestond waarvoor de uitvinding een oplossing biedt. Anderzijds is voor het ontzeggen van inventiviteit aan een bepaalde uitvinding in zijn algemeenheid niet nodig dat de rechter vaststelt dat de gemiddelde vakman het probleem, waarvoor de uitvinding een oplossing biedt, zou hebben onderkend. Voor het oordeel dat een uitvinding inventiviteit ontbeert, is immers in beginsel voldoende dat de gevonden oplossing op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Dit is slechts anders indien de octrooigerechtigde zich erop beroept dat de inventiviteit van de uitvinding vooral gelegen is in het onderkennen van het probleem en niet zozeer in de (vervolgens) daarvoor gevonden oplossing. Dit laatste is echter, naar onmiskenbaar uit de stukken van het geding volgt, door Leo Pharma niet aan haar beroep op inventiviteit met betrekking tot calcipotriol monohydraat ten grondslag gelegd, ook niet door middel van de stellingen waarop het onderdeel beroep doet.”
De Hoge Raad wijst verder het beroep van Leo Pharma op HR 15 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB5066 (Rockwool) van de hand. In die uitspraak overwoog de Hoge Raad “dat de vraag naar de mate van inventiviteit niet mag worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geoctrooieerde werkwijze, te zoeken naar eerdere openbaarmakingen waartoe die werkwijze herleid kan worden, maar dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geoctrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend en voor de oplossing ervan te rade zou zijn gegaan bij de door het hof bedoelde publicaties en alsdan ook deze werkwijze als voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand van de techniek, met gebruikmaking van algemene vakkennis, (niet kon, maar) zou hebben afgeleid.”
De Hoge Raad maakt nu duidelijk dat met de zinsnede uit het Rockwool-arrest “dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geoctrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend” geen noodzakelijk element voor de beoordeling van de inventiviteit is geïntroduceerd, maar dat deze zinsnede een uitwerking is van de regel dat de rechter de geoctrooieerde werkwijze niet met hindsight mag beoordelen. “In dat kader kan mede van belang zijn of het door de geoctrooieerde werkwijze opgeloste probleem door de gemiddelde vakman zou zijn onderkend”, aldus de Hoge Raad (rov. 3.6).
