HR 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26 (EPAL/PJZ)
In deze zaak staat de vraag centraal of EPAL als houdster van het collectieve gemeenschapsmerk EPAL voor opnieuw te gebruiken pallets, zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van tweedehands (van het EPAL-merk voorziene) pallets die zijn gerepareerd door PHZ of door anderen dan EPAL-licentienemers. In dat verband is relevant of de merkrechten van EPAL zijn uitgeput dan wel of EPAL een gegronde reden heeft om zich te verzetten tegen deze verdere verhandeling als bedoeld in art. 13 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMVo).
De Hoge Raad stelt voorop dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: ‘HvJEU’) zich nog niet heeft uitgesproken over de vraag of (en zo ja, onder welke omstandigheden) verdere verhandeling van gerepareerde merkproducten door een niet-licentienemer een gegronde reden kan opleveren voor de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van waren onder het merk. Daarnaast wijst de Hoge Raad op enkele andere rechtsvragen die in dit verband (kunnen) spelen:
“3.2.4 De eerste vraag die bij deze centrale vraag rijst, is of de door het HvJEU in het kader van de uitleg van (in het bijzonder) art. 5 lid 1 onder (a) van de Merkenrichtlijn 89/104 voor de beschermingsomvang van het merk geïntroduceerde ‘functieleer’ – de herkomstaanduidings- en de kwaliteitsgarantiefunctie, alsmede de communicatie-, investerings- en reclamefunctie6 – ook een rol speelt bij de toepassing van art. 13 lid 2 GMVo, en, zo ja, of het daarbij om uitleg van het begrip ‘gegronde redenen’ gaat of om een extra eis die geldt, wil de merkhouder zich met succes kunnen verzetten tegen verdere verhandeling. Tevens rijst de vraag of steeds van ‘gegronde redenen’ kan worden gesproken in omstandigheden waarin bij verdere verhandeling afbreuk wordt of kan worden gedaan aan een of meer van die functies.
3.2.5 Denkbaar is dat het voor de mogelijkheid van de merkhouder zich tegen verdere verhandeling van gerepareerde waren te verzetten, verschil maakt (a) of het gaat om producten aan het herstel waarvan, bijvoorbeeld met het oog op de veiligheid, technisch hoge eisen moeten worden gesteld en (b) of het bij reparatie gaat om een wijziging in de toestand van de waar die al dan niet van ondergeschikte betekenis is (zoals gold volgens de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof onder de toenmalige Benelux-wetgeving). Dat betreft dus de kwestie of de aard van de betrokken waren of van de verrichte reparatie van belang is bij de vraag naar de gegronde redenen.
3.2.6 Gelet op hetgeen is beslist in de uitspraak van het HvJEU in de zaak Viking Gas/Kosan Gas moet mogelijk worden geoordeeld dat van gegronde redenen sprake is indien van het merk gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder (of diens licentienemers) en de partij die de waren verder verhandelt, meer in het bijzonder dat deze tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen beide bestaat. Anderzijds moet op grond van die uitspraak mogelijk worden geoordeeld dat gegronde redenen ontbreken indien door etikettering van de pallets na reparatie duidelijk wordt gemaakt dat de reparatie niet is verricht door de merkhouder of een licentienemer van deze.
3.2.7 Nu het in deze zaak om een collectief merk gaat, is voorts van belang of het antwoord op de bovenstaande vragen ook, al dan niet onverminderd, geldt voor een collectief merk. […]”
Omdat de Hoge Raad de beantwoording van deze rechtsvragen van belang acht voor de beslissing in deze zaak, wordt voorgesteld de volgende vragen van uitleg aan het HvJEU te stellen:
“1. (a) Is voor een geslaagd beroep op art. 13 lid 2 GMVo vereist dat de verdere verhandeling van de desbetreffende merkproducten afbreuk doet of kan doen aan een of meer van de hiervoor in 3.2.4 bedoelde functies van het merk?
(b) Indien het antwoord op vraag 1(a) bevestigend luidt, is dan sprake van een eis die wordt gesteld naast die van de aanwezigheid van ‘gegronde redenen’?
(c) Is voor een geslaagd beroep op art. 13 lid 2 GMVo steeds voldoende dat afbreuk wordt gedaan aan een of meer van de in vraag 1(a) bedoelde functies van het merk?
2) (a) Kan in zijn algemeenheid worden gezegd dat een merkhouder zich op grond van art. 13 lid 2 GMVo kan verzetten tegen de verdere verhandeling van waren onder zijn merk, indien deze waren zijn gerepareerd door anderen dan de merkhouder dan wel personen die hij daarvoor toestemming heeft gegeven?
(b) Indien het antwoord op vraag 2(a) ontkennend luidt, is dan het bestaan van ‘gegronde redenen’ als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo na reparatie door een derde van door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer gebrachte waren afhankelijk van de aard van de waren of de aard van de verrichte reparatie (zoals nader toegelicht hiervoor in 3.2.5), dan wel van andere omstandigheden?
3) Is verzet van de merkhouder als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo tegen verdere verhandeling van door derden gerepareerde waren uitgesloten indien van het merk gebruik wordt gemaakt op een wijze die niet de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder (of diens licentienemers) en de partij die de waren verder verhandelt, bijvoorbeeld indien door verwijdering van het merk en/of aanvullende etikettering van de waren, na de reparatie duidelijk is dat de reparatie niet is verricht door of met toestemming van de merkhouder of een licentienemer van deze?
4) Is voor de beantwoording van de voorgaande vragen van belang of het gaat om een collectief merk onder de GMVo en zo ja, in welk opzicht?”
Partijen krijgen de gelegenheid zich binnen vier weken schriftelijk over deze vragen uit te laten. De zaak wordt in de tussentijd aangehouden.
