HR 31 mei 2013, LJN BZ1983 (Apple/Samsung)
(1) Bij de beoordeling of een model een eigen karakter heeft, mag worden vergeleken met meer dan één anticiperend model, en dus met het vormgevingserfgoed. (2) De beschermingsomvang van een geldig model is afhankelijk van de afstand tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en is ten opzichte van latere modellen niet groter dan de afstand tussen het model en eerdere soortgelijke modellen. (3) Proceskosten gemaakt voor een niet behandeld voorwaardelijk incidenteel beroep dat samenhang heeft met het principale beroep komen niet in aanmerking voor vergoeding ex art. 1019h Rv.
In IE-zaken in cassatie gaat het er meestal niet om of B te veel lijkt op A – dat is een “feitelijke” vraag waar de Hoge Raad niet in treedt – maar om hoe je B met A moet vergelijken en wanneer B dan te veel lijkt op A, en er dus sprake is van inbreuk. Zo ook hier: het hof had geoordeeld dat Apple weliswaar een geldig modelrecht heeft verkregen voor een tabletcomputer (de iPad), maar dat de Galaxy Tab 10.1 van Samsung niet te veel lijkt op dit Apple-model. De Hoge Raad moest zich erover buigen of het hof het vergelijkende onderzoek op de juiste wijze had uitgevoerd.
Eigen karakter
Samsung had de geldigheid betwist van het Apple-model, een model verkregen onder de Gemeenschapsmodellenverordening (GModVo, Verordening EG/6/2002). Art. 4 GModVo stelt als geldigheidsvereiste aan een model dat het nieuw is en een eigen karakter heeft. Volgens art. 6 lid 1 GModVo heeft een model een eigen karakter als de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Die “geïnformeerde gebruiker” uit het modellenrecht neemt een tussenpositie in tussen de maatman van het merkenrecht (de “gemiddelde consument”) en de vakman met grondige technische deskundigheid, en kenmerkt zich een zekere kennis van de modellen en een hoge mate van aandacht (HvJEU 20 oktober 2011, C-281/10 (PepsiCo/Grupo Promer)).
Of het Apple-model geldig was, had het hof onderzocht door het model te vergelijken met zes oudere modellen. Alle kenmerkende elementen van het Apple-model kwamen terug in die zes oudere modellen (het “vormgevingserfgoed”), maar geen van die zes oudere modellen droeg alle kenmerkende elementen van het Apple-model in zich; in het Apple-model waren die kenmerkende elementen op een niet eerder vertoonde wijze samengevoegd, en bovendien deels op een concreet afwijkende manier vormgegeven. Daarom zou het Apple-model volgens het hof bij de geïnformeerde gebruiker een (voldoende duidelijke) andere algemene indruk wekken dan het vormgevingserfgoed.
Apple betoogde in cassatie echter dat het hof het oordeel dat haar model geen eigen karakter miste, niet mocht baseren op de afstand van haar model tot meerdere oudere modellen. Volgens Apple zou er pas sprake zijn van het ontbreken van eigen karakter wanneer het model te veel zou lijken op één specifiek ander model. De Hoge Raad verwerpt dit betoog (r.o. 4.4):
“Bij de beoordeling van de geldigheid van een model gaat het, gelet op art. 6 lid 1 GmodVo, om de vergelijking met “modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld”, zodat de vraag of voldoende afstand bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, moet worden beantwoord aan de hand van de verschillen die bestaan tussen het model en het model of de modellen waarop degene die het nietigheidsverweer voert, zich in dat verband beroept. Dit geldt dus ook indien degene die dit verweer voert, daartoe verwijst naar meer dan één anticiperend model, en in die zin naar het vormgevingserfgoed.”
Beschermingsomvang
De reden dat Apple belang bij de voorgaande klacht had ondanks dat het hof haar model geldig had geacht, is dat de maatstaf om te bepalen of een model A een eigen karakter heeft ten opzichte van oudere modellen, doorwerkt in de beantwoording van de vraag of een nieuwer model B inbreuk maakt op model A. Apple had in cassatie aangevoerd dat de afstand tussen haar model en de oudere modellen slechts relevant is voor de vraag of haar model een eigen karakter heeft, en niet voor de vraag of de beschermingsomvang van haar model zich ook uitstrekt tot het model van Samsung. Dat is dus niet juist, volgens de Hoge Raad (r.o. 4.3):
“Zoals volgt uit de in de conclusie van de Advocaat-Generaal […] bestaat immers tussen de beantwoording van de vragen of een model geldig is, en wat de beschermingsomvang daarvan is, in die zin verband dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i) afhankelijk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen.”
Dus: model A is pas een geldig model als het voldoende verschilt van oudere modellen (het “vormgevingserfgoed”). Voldoet het eenmaal aan die eis, dan kan een nieuw model B pas inbreuk maken op model A als de afstand tussen modellen A en B kleiner is dan de afstand tussen model A en de oudere modellen. Dat was ook de redenering die het hof had gevolgd: het Apple-model nam voldoende afstand tot oudere modellen om een eigen karakter te hebben, maar die afstand was wel weer zo gering dat de beschermingsomvang van het Apple-model navenant beperkt was. Vergeleken daarmee week de Galaxy Tab 10.1 in voldoende mate af van het Apple-model om geen inbreuk daarop te maken. Het hof had dus de juiste toetsingsmethode toegepast.
Proceskosten in niet-behandeld maar samenhangend voorwaardelijk incidenteel beroep
Omdat de Hoge Raad het principale cassatieberoep van Apple verwerpt, wordt Apple op de voet van art. 1019h Rv in de proceskosten van Samsung veroordeeld en komt het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep van Samsung niet meer aan de orde. Samsung had aanspraak gemaakt op betaling van bijna 113.000 euro aan proceskosten, maar had niet willen specificeren welk deel van deze kosten aan het verweer tegen het principale beroep moest worden toegerekend, en welk deel aan het voorwaardelijke incidentele beroep. Volgens Samsung was er sprake van een zodanige samenhang, dat Apple hoe dan ook in de volledige kosten moest worden veroordeeld. Nu is een onderscheid tussen de kosten die een partij heeft gemaakt voor het principale en het incidentele beroep inderdaad niet altijd goed te maken en kan enig nattevingerwerk – al dan niet beïnvloed door tactische overwegingen – niet worden vermeden. Maar men moet wel (desnoods subsidiair) iets specificeren voor het geval de Hoge Raad de vordering slechts gedeeltelijk wil toewijzen. In dit geval heeft de Hoge Raad – conform vaste rechtspraak – geen proceskostenveroordeling uitgesproken voor het niet behandelde voorwaardelijke incidentele beroep. Omdat Samsung nu niets had aangevoerd over de kosten gemaakt in het principale beroep, en Apple bij repliek had “ingeschat” dat slechts 10-15% van de kosten van Samsung aan het principale beroep konden worden toegerekend, heeft de Hoge Raad slechts 12,5% van de door Samsung opgevoerde kosten – zo’n 14.000 euro – toegewezen.
Conclusie A-G Verkade
Lezenswaardig is trouwens de conclusie van A-G i.b.d. Verkade voor dit arrest, niet alleen voor zijn zeer uitvoerige – en zoals gebruikelijk bij Verkade: tussen ironie en directheid laverende – bespreking van de materie van deze zaak, maar ook voor zijn kritische kanttekeningen bij de grondslagen van het modellenrecht.
