HR 22 juni 2012, LJN BW4006 (Pharmachemie/Glaxo)
Het begrip “aanbieden” in art. 53 lid 1 ROW 1995 moet ruim worden opgevat. Het staat een geneesmiddelenproducent niet vrij om, nog voor het verstrijken van de geldigheidsduur van een octrooi op een bepaald geneesmiddel, bekend te maken dat hij op afzienbare termijn op de markt komt met een generieke variant daarvan. Een vordering tot vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv kan ook zonder tijdige specificatie worden toegewezen, als de wederpartij heeft laten weten geen opmerkingen te hebben over het (te laat) gespecificeerde bedrag.
Achtergrond
Geneesmiddelenproducent Glaxo was houdster van een Europees octrooi betreffende een geneesmiddel tegen misselijkheid en braken. Op 24 juni 2006 is de geldigheidsduur van dit octrooi verstreken. Met het oog daarop heeft concurrent Pharmachemie een marktvergunning aangevraagd voor een generieke variant van het geneesmiddel, met dezelfde werkzame stof. Op 17 mei 2006, derhalve nog voor het aflopen van het octrooi, heeft Pharmachemie haar geneesmiddel laten publiceren in de juni-editie van de G-Standaard, een geneesmiddelendatabank die wordt uitgegeven door Z-Index, een dochteronderneming van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Z-Index heeft op verzoek van Pharmachemie een zogenaamde Taxebrief aan gebruikers van de G-Standaard gestuurd, met de mededeling dat Pharmachemie haar geneesmiddel niet vóór 25 juni 2006 zal verhandelen, vanwege de geldigheidsduur van het octrooi van Glaxo.
“Aanbieden” van geneesmiddel door publicatie?
Glaxo vordert een verklaring voor recht dat Pharmachemie inbreuk heeft gemaakt op haar octrooi. Volgens Glaxo moet de publicatie van het generieke geneesmiddel in de juni-editie van de G-Standaard worden aangemerkt als het “voor een of ander aanbieden” in de zin van art. 53 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995).
Pharmachemie betoogt dat van het daadwerkelijk “aanbieden” (nog) geen sprake was, aangezien (i) de G-Standaard ook “slapende” geneesmiddelen vermeldt, die niet verkrijgbaar zijn, (ii) bij de publicatie in de juni-editie van de G-Standaard geen verkoopprijs was vermeld en (iii) opname in de G-Standaard slechts wordt ingegeven door de noodzaak daartoe, teneinde het geneesmiddel in de toekomst te kunnen verhandelen. Voorts verweert Pharmachemie zich onder meer met een beroep op de vrijheid van meningsuiting en informatieverstrekking (art. 10 EVRM) en het vrije verkeer van goederen (art. 34 en 36 VWEU).
Het hof koos de kant van Glaxo en wees de gevorderde verklaring voor recht toe. Volgens het hof moet het begrip “aanbieden” in art. 53 lid 1 ROW 1995 ruim worden opgevat en omvat dit niet alleen “te koop aanbieden”. Publicatie van een generiek geneesmiddel in de G-Standaard is hét middel om marktpartijen ervan in kennis te stellen dat er een generieke (derhalve goedkopere) variant van een bepaald geneesmiddel op de markt komt. Gebruikers van de G-Standaard zullen zich bij het voorschrijven dan wel bestellen van geneesmiddelen mede door die kennis laten leiden, althans de kans daarop is reëel. Tegen die achtergrond moet publicatie in de G-Standaard worden aangemerkt als het “aanbieden” van een geneesmiddel in de zin van art. 53 lid 1 ROW 1995. Dat van daadwerkelijke verhandeling van het geneesmiddel pas sprake zal zijn na expiratie van het octrooi maakt het voorgaande niet anders, aldus het hof onder verwijzing naar HR 18 december 1992, LJN ZC0801, NJ 1993, 735 (Medicopharma en Pharbita/ICI).
In cassatie klaagt Pharmachemie dat het “aanbieden” in de zin van art. 53 lid 1 ROW 1995 een actieve handeling door de aanbieder vereist, gericht op een concrete transactie met de afnemer, zodat het een concurrent vrijstaat om nog voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi bekend te maken dat hij op afzienbare termijn op de markt komt met een generieke variant van het desbetreffende geneesmiddel.
Deze klacht faalt. Voor de door het cassatiemiddel bepleite beperkte uitleg is, aldus de Hoge Raad, “in de wet(sgeschiedenis), rechtspraak noch literatuur steun te vinden”. Mede gelet op de door het hof aangehaalde passages uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Rijksoctrooiwet heeft het hof “met juistheid” tot uitgangspunt genomen dat het begrip “aanbieden” in art. 53 lid 1 ROW 1995 “in ruime zin” moet worden opgevat (rov. 3.4.2). ’s Hofs oordeel is ook niet onbegrijpelijk en behoefde, mede in het licht van de door Glaxo aangevoerde verweren (hierboven weergegeven onder i tot en met iii) geen nadere motivering (rov. 3.4.3). Het aanmerken van de publicatie in de G-Standaard als octrooiinbreuk is ook niet onverenigbaar met art. 10 EVRM, inzake de vrijheid van meningsuiting en informatieverstrekking (rov. 3.5.2), respectievelijk art. 34 en 36 VWEU, inzake het vrije verkeer van goederen (rov. 3.6.2).
De Hoge Raad verenigt zich dus over de volle breedte met het oordeel van het hof, na dit (in rov. 3.3.2) uitvoerig te hebben weergegeven. Ook Advocaat-Generaal Huydecoper onderschreef de door het hof gekozen ruime uitleg (zie zijn conclusie, sub 21).
Proceskostenveroordeling zonder specificatie
Een processuele kwestie die in cassatie nog speelde, was de door Glaxo gevorderde proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. Op grond van die bepaling kunnen in zaken betreffende intellectuele eigendom de daadwerkelijke proceskosten worden vergoed, althans voor zover deze redelijk en evenredig zijn. Glaxo had hierop inderdaad aanspraak gemaakt, maar zonder de betreffende kosten te specificeren (een daarop betrekking hebbende bijlage bij de schriftelijke toelichting ontbrak in het procesdossier; zie de conclusie van A-G Huydecoper, sub 50).
De Hoge Raad signaleert dat Glaxo aldus niet heeft gehandeld in overeenstemming met de in eerdere rechtspraak gestelde eisen. Meer in het bijzonder verwijst de Hoge Raad naar HR 30 mei 2008, LJN BC2153, (Endstra/Nieuw Amsterdam c.s.), waarin werd geoordeeld dat voor het geldend maken van een aanspraak uit art. 1019h Rv een vordering met een bijbehorende specificatie van de kosten is vereist, welke specificatie zodanig tijdig moet worden geproduceerd dat het de andere partij mogelijk is zich naar behoren tegen de vordering te verweren.
Desondanks wijst de Hoge Raad in dit geval de gevorderde proceskosten van € 77.984,34 (door Glaxo bij brief naar aanleiding van de conclusie van de Advocaat-Generaal alsnog gespecificeerd op de voorlaatste dag van de tweewekentermijn van art. 44 lid 3 Rv) toe, omdat Pharmachemie (op de laatste dag van de tweewekentermijn) had laten weten daarover “geen opmerkingen te hebben” (rov. 3.8).
