HR 6 maart 2020 ECLI:NL:HR:2020:391 (EPAL/PHZ)
Vervolg op uitspraak van de Hoge Raad van 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26 (EPAL/PHZ), besproken in CB 2020-20, waarin bepaald werd dat partijen gelegenheid kregen zich uit te laten over de formulering van de aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJEU’) te stellen prejudiciële vragen. De schriftelijke reactie daarop van eiseres tot cassatie (EPAL) geeft aanleiding de te stellen vragen op twee punten te wijzigen.
Achtergrond
In deze zaak staat de vraag centraal of EPAL als houdster van het collectieve gemeenschapsmerk EPAL voor opnieuw te gebruiken pallets, zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van tweedehands (van het EPAL-merk voorziene) pallets die zijn gerepareerd door PHZ of door anderen dan EPAL-licentienemers. In dat verband is relevant of de merkrechten van EPAL zijn uitgeput dan wel of EPAL een gegronde reden heeft om zich te verzetten tegen deze verdere verhandeling als bedoeld in art. 13 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMVo).
In de hiervóór aangehaalde uitspraak stelde de Hoge Raad al vast dat (vrijwel) alle onderdelen van het cassatiemiddel op deze onderwerpen betrekking hebben, maar dat het HvJEU zich nog niet heeft uitgesproken over de vraag of (en zo ja, onder welke omstandigheden) verdere verhandeling van gerepareerde merkproducten door een niet-licentienemer een gegronde reden kan opleveren voor de merkhouder om zich te tegen verdere verhandeling van waren onder het merk verzetten. Om die reden werden verschillende vragen van uitleg voorgesteld. Partijen kregen daarbij de gelegenheid op die (concept)vragen van uitleg te reageren.
Definitieve vragen van uitleg
Naar aanleiding van de schriftelijke reactie van (de advocaat van ) EPAL besluit de Hoge Raad één vraag van uitleg(3b) toe te voegen, en één al voorgestelde vraag aan te vullen (2b). De definitief aan het HvJEU te stellen vragen van uitleg luiden daarom als volgt:
“1. ( a) Is voor een geslaagd beroep op art. 13 lid 2 GMVo vereist dat de verdere verhandeling van de desbetreffende merkproducten afbreuk doet of kan doen aan een of meer van de hiervoor in 3.2.4 bedoelde functies van het merk?
( b) Indien het antwoord op vraag 1(a) bevestigend luidt, is dan sprake van een eis die wordt gesteld naast die van de aanwezigheid van ‘gegronde redenen’?
( c) Is voor een geslaagd beroep op art. 13 lid 2 GMVo steeds voldoende dat afbreuk wordt gedaan aan een of meer van de in vraag 1(a) bedoelde functies van het merk?
2. ( a) Kan in zijn algemeenheid worden gezegd dat een merkhouder zich op grond van art. 13 lid 2 GMVo kan verzetten tegen de verdere verhandeling van waren onder zijn merk, indien deze waren zijn gerepareerd door anderen dan de merkhouder dan wel personen die hij daarvoor toestemming heeft gegeven?
( b) Indien het antwoord op vraag 2(a) ontkennend luidt, is dan het bestaan van ‘gegronde redenen’ als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo na reparatie door een derde van door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer gebrachte waren afhankelijk van de aard van de waren of de aard van de verrichte reparatie (zoals nader toegelicht hiervoor in 3.2.5), dan wel van andere omstandigheden, zoals bijzondere omstandigheden als die van het voorliggende geval, vermeld hiervoor in 2.1 onder (ii) en (iii)?
3. ( a) Is verzet van de merkhouder als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo tegen verdere verhandeling van door derden gerepareerde waren uitgesloten indien van het merk gebruik wordt gemaakt op een wijze die niet de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder (of diens licentienemers) en de partij die de waren verder verhandelt, bijvoorbeeld indien door verwijdering van het merk en/of aanvullende etikettering van de waren, na de reparatie duidelijk is dat de reparatie niet is verricht door of met toestemming van de merkhouder of een licentienemer van deze?
( b) Komt daarbij betekenis toe aan het antwoord op de vraag of het merk op eenvoudige wijze kan worden verwijderd, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de technische deugdelijkheid of praktische bruikbaarheid van de waren?
4. Is voor de beantwoording van de voorgaande vragen van belang of het gaat om een collectief merk onder de GMVo en zo ja, in welk opzicht?”
De zaak wordt aangehouden tot het HvJEU naar aanleiding van dit verzoek uitspraak heeft gedaan.
