HR 8 januari 2021 ECLI:NL:HR:2021:37
Het verwijzen naar het merk van een ander met als doel het geven van informatie over de compatibiliteit van het eigen product met de waren of diensten van die ander, is in beginsel alleen toegestaan als die informatie – volgens het relevante publiek – juist is.
Infineon produceert kaartchips die kunnen worden gebruikt in een chipkaart. Infineon vermeldt bij de verkoop van deze kaartchips dat ze ‘Mifare compatibel’ zijn, om zo aan te geven dat deze kaartchips kunnen worden gebruikt in een MIFARE-kaartlezer. Volgens NXP – houder van verschillende MIFARE-woordmerken en eveneens producent van kaartchips – maakt Infineon met deze vermelding inbreuk op de merkrechten van NXP.
Het hof Den Haag gaf NXP hierin gelijk. Volgens het hof was de vermelding ‘Mifare compatibel’ alleen toelaatbaar als die aanduiding juist is, en betekende dat in dit geval dat de kaartchips van Infineon die werden verkocht met zo’n vermelding in de praktijk altijd moeten kunnen communiceren met elke MIFARE-kaartlezer. Infineon heeft onvoldoende onderbouwd dat dit het geval was, onder meer omdat moet worden aangenomen dat voor de communicatie tussen de kaartchips van Infineon en MIFARE-kaartlezers een apart aan te schaffen add-on nodig is, zo overweegt het hof.
Volgens A-G Drijber zouden verschillende klachten tegen dit oordeel van het hof (waarschijnlijk) moeten slagen, maar zou de Hoge Raad eerst prejudiciële vragen aan het HvJEU moeten stellen.
De Hoge Raad stelt echter geen prejucidiele vragen aan het HvJEU, maar vernietigt het arrest van het hof.
In zijn arrest gaat de Hoge Raad in op het verwijzend merkgebruik ter aanduiding van de bestemming van een waar of dienst, zoals bedoeld in art. 14 lid 1, aanhef en onder c, UMVo en art. 2.23 lid 1, aanhef en onder c, BVIE. Deze bepalingen bevatten een uitzondering op de regel dat een (Unie)merk de houder ervan het recht geeft een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van het merk. De uitzondering houdt in dat gebruik van het merk wel is toegestaan ‘met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel’.
De Hoge Raad stelt voorop dat de uitzondering voor dergelijk verwijzend merkgebruik alleen van toepassing is wanneer de verwijzing plaatsvindt volgens ‘de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’. Deze voorwaarde brengt een loyaliteitsverplichting tot uitdrukking tegenover de legitieme belangen van de merkhouder, waaruit volgt:
“dat verwijzend merkgebruik met als doel het verschaffen van informatie over de compatibiliteit van het product van de derde met de waren of diensten van de merkhouder, in beginsel slechts toelaatbaar is indien die informatie juist is. Indien de geclaimde compatibiliteit in werkelijkheid niet bestaat, is dat merkgebruik immers niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”.
Bij het bepalen van de juistheid van de verwijzing komt het volgens de Hoge Raad erop aan hoe het relevante publiek de verwijzing zal opvatten. In dit geval heeft Infineon gesteld dat het relevante publiek nog nooit heeft geklaagd over (gebrek aan) compatibiliteit van de kaartchips van Infineon met de MIFARE-kaartlezers, aldus de Hoge Raad. Het hof heeft deze stelling verworpen met de overweging dat dit niets zegt over de juistheid van de verwijzing. Daarmee heeft het hof volgens de Hoge Raad miskend dat niet zonder meer beslissend is of de kaartchips van Infineon in de praktijk altijd kunnen communiceren met elke MIFARE-kaartlezer, maar dat het erom gaat hoe het relevante publiek (in dit geval: bedrijven met een hoge graad van deskundigheid) de verwijzing van Infineon heeft begrepen, of zijn oordeel in het licht van deze stelling onvoldoende gemotiveerd.
Daarnaast is de Hoge Raad van oordeel dat de overweging van het hof dat de uiting van Infineon niet juist was omdat een add-on nodig was, onvoldoende is gemotiveerd in het licht van de stellingen van Infineon. Die stellingen kwamen erop neer dat ook de kaartchips van NXP zelf een add-on nodig hebben om te communiceren met MIFARE-kaartlezers.
De Hoge Raad vernietigt en verwijst de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag.
