HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834 (Synthon/Astellas)
Prejudiciële vragen aan het HvJEU over de maatstaf voor toewijsbaarheid van een exhibitievordering in IE-zaken: moet onderscheid moet worden gemaakt al naargelang de partij van wie exhibitie wordt verlangd, een (beweerdelijke) inbreukmaker is of een derde? En aan de hand van welke maatstaf moet de gegrondheid worden beoordeeld van een nietigheidsverweer?
Prejudiciële vragen aan Luxemburg: partijen mochten eerst reageren
De Hoge Raad stelt in dit arrest vragen aan het Hof van Justitie van de EU over de te hanteren maatstaf bij exhibitievorderingen (inzagevorderingen) in IE-zaken. Dit naar aanleiding van prejudiciële vragen van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aan de Hoge Raad over art. 843a Rv en de Handhavingsrichtlijn. De Hoge Raad heeft eerst in een tussenarrest van 18 november 2016 het voornemen geuit om de prejudiciële vragen te stellen, waarop partijen binnen 14 dagen konden reageren, en bij arrest van 9 december 2016 heeft de Hoge Raad de vragen daadwerkelijk gesteld. Er staat mij zo gauw niet bij dat de Hoge Raad dit eerder zo heeft gedaan, maar ik kan mij vergissen. Hoewel rechtbanken en gerechtshoven altijd een tussenuitspraak doen zodat partijen zich kunnen uitlaten over prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, stelt de Hoge Raad in cassatiezaken prejudiciële vragen aan het HvJEU doorgaans zonder partijen daarover te horen. In dit geval overweegt de Hoge Raad echter uitdrukkelijk dat partijen zich nog niet eerder hadden kunnen uitlaten over het stellen van prejudiciële vragen. Of dat iets te maken heeft met het feit dat dit geen cassatieprocedure is, maar een gewone prejudiciële procedure, weet ik niet, maar in deze zaak speelde misschien dit: als de procureur-generaal concludeert tot het stellen van prejudiciële vragen, zullen partijen daar vaak in hun Borgersbrief op reageren. In deze zaak had A-G Van Peursem niet geconcludeerd tot het stellen van prejudiciële vragen. Een verwijzing naar Luxemburg zou partijen dan ook kunnen hebben verrast, en het is correct dat de Hoge Raad – in navolging van de praktijk bij prejudiciële vragen aan de Hoge Raad – partijen heeft gevraagd zich hierover uit te laten.
De casus
Astellas was houdster van een (inmiddels geëxpireerd) Europees octrooi voor een hydrogelpreparaat voor vertraagde afgifte van een geneesmiddel. Op de Spaanse markt heeft zij tabletten met vertraagde afgifte aangetroffen. De bijsluiters vermeldden Synthon en Synthon Hispania S.L. als fabrikanten. Synthon Hispania S.L. is op vordering van Astellas door de rechter te Barcelona bij wijze van voorlopige voorziening veroordeeld tot het staken van inbreuk op het Spaanse deel van Astellas’ octrooi. In Nederland heeft Astellas bewijsbeslag onder Synthon laten leggen. Astellas vordert vervolgens in kort geding inzage in het beslagen bewijsmateriaal. Synthon heeft onder meer als verweer gevoerd dat het aan Astellas verleende octrooi nietig is.
Hoe aannemelijk moet een IE-inbreuk zijn?
Het gerechtshof stelde een aantal prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. De eerste vraag ging over hoe aannemelijk de gestelde inbreuk moet zijn om de vordering tot exhibitie (inzage, afschrift, of uittreksel) te kunnen toewijzen. De exhibitievordering uit de Handhavingsrichtlijn in IE-zaken is in Nederland geïmplementeerd in art. 1019a Rv, dat aanknoopt bij de algemene exhibitievordering van art. 843a Rv. Deze vraag heeft de Hoge Raad inmiddels beantwoord in de zaak AIB/Novisem (zie CB 2015-164 voor een uitvoeriger bespreking daarvan) en de Hoge Raad ziet geen reden van dat arrest terug te komen. Kort gezegd moet de inbreuk “voldoende aannemelijk” zijn, maar die lat ligt lager dan bij het toewijzen van een verbodsvordering in kort geding. Vereist is:
“dat (a) voldoende aannemelijk moet zijn dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt, dat (b) daarbij de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal dienen te worden betrokken en dat (c) uitgangspunt is dat niet behoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering.”
Geldt voor andere geschilpunten dezelfde maatstaf als voor de aannemelijkheid van de inbreuk?
De andere vragen van het hof Arnhem-Leeuwarden waren nog niet eerder beslist. Het hof had twee situaties onderscheiden: die waarin de exhibitievordering moet leiden tot bewijsmateriaal voor de gestelde inbreuk zelf (“technische inbreuk”) en die waarin bewijsmateriaal wordt gezocht van andere feiten, zoals door wie en in welke omvang inbreuk plaatsvindt. Moet nu de “inbreuk” in beide gevallen even aannemelijk worden gemaakt om de exhibitievordering te kunnen toewijzen of bestaat daartussen een verschil?
Dat is in algemene zin niet te beantwoorden, zegt de Hoge Raad. De rechter moet:
“bij zijn oordeel omtrent de toewijsbaarheid van een exhibitievordering in intellectuele-eigendomszaken in de toetsing van het ‘rechtmatig belang’ de belangen van de verweerder […] betrekken, waaronder diens belang dat de bescherming van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd, maar in het bijzonder ook om verschoond te blijven van de ingrijpende maatregel die exhibitie niet zelden is, ingeval de beweerde inbreuk niet voldoende aannemelijk is, of indien de exhibitie verlangende partij ook andere effectieve, maar voor de verweerder minder belastende middelen tot bewijsgaring ten dienste staan (zoals een voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht).”
Wel rijst volgens de Hoge Raad de vraag of volgens art. 6 Handhavingsrichtlijn bij de aan te leggen maatstaf voor toewijsbaarheid van een exhibitievordering onderscheid moet worden gemaakt al naar gelang de partij van wie exhibitie wordt verlangd, een (beweerdelijke) inbreukmaker is of een derde. Dat maakt naar nationaal recht voor 843a-vorderingen die buiten het bereik van de Handhavingsrichtlijn vallen, niet uit, maar misschien is dat anders zodra de rechter op geharmoniseerd terrein komt. Dus stelt de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het HvJEU:
“1. a. Moet art. 6 Handhavingsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat bij de aan te leggen maatstaf voor toewijsbaarheid van een exhibitievordering onderscheid moet worden gemaakt al naargelang de partij van wie exhibitie wordt verlangd, een (beweerdelijke) inbreukmaker is of een derde?
b. Indien het antwoord op deze vraag bevestigend luidt, in welk opzicht verschillen dan die maatstaven?”
En ook over het onderwerp van de laatste vraag van het hof stelt de Hoge Raad vragen van uitleg aan het HvJEU: als de aangesproken partij nu het verweer voert dat het ingeroepen recht nietig is, welke maatstaf moet dan worden gehanteerd om dat verweer te beoordelen? Daar zitten volgens de Hoge Raad twee kanten aan:
“3.4.2 Een dergelijk verweer raakt de grondslag van elke exhibitievordering in intellectuele-eigendomszaken, die immers slechts aan een IE-rechthebbende toekomt. Het is derhalve een verweer dat ter zake dienende is. In aanmerking nemende dat op een nietig of vervallen recht van intellectuele eigendom geen inbreuk kan worden gemaakt, kan ook de vraag naar de maatstaf aan de hand waarvan de gegrondheid van een dergelijk verweer moet worden beoordeeld, worden herleid tot de vraag naar de mate van aannemelijkheid van de gestelde inbreuk, als nader omschreven hiervoor in 3.2.2. Te bedenken valt evenwel dat het op de weg ligt van de partij die zich van dit verweer bedient om ter beoordeling van de gegrondheid daarvan het nodige te stellen en aannemelijk te maken.
3.4.3 Dit zou de conclusie kunnen wettigen dat, teneinde recht te doen aan de doelstellingen van de Handhavingsrichtlijn – kort gezegd: het verschaffen van doeltreffende middelen om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven – aan de aannemelijkheid van de gegrondheid van een dergelijk verweer hogere eisen moeten worden gesteld dan die welke gelden voor de aannemelijkheid van de gestelde inbreuk. Anderzijds kan het stellen van hoge eisen aan die aannemelijkheid op gespannen voet komen te staan met de eerbiediging van de rechten van de verdediging en het bieden van de genoemde waarborgen, die de Handhavingsrichtlijn evenzeer beoogt (zie hiervoor in 3.2.1). Vermeden moet immers worden dat een partij tot exhibitie wordt genoopt terwijl het door de wederpartij ingeroepen recht niet blijkt te bestaan. Daarbij valt in aanmerking te nemen dat met name het verweer dat een octrooi bij gebrek aan nieuwheid of inventiviteit voor vernietiging vatbaar is, een gecompliceerd onderzoek kan vergen, waartoe het kader van een exhibitieprocedure zich niet steeds leent.”
Aan het hof in Luxemburg worden daarom deze vragen gesteld:
“2. a. Indien tegen een exhibitievordering een verweer wordt gevoerd dat inhoudt dat het recht van intellectuele eigendom op grond waarvan de exhibitie wordt verlangd, nietig is (of niet langer bestaat), dient dan de gegrondheid van dat verweer aan de hand van dezelfde maatstaf te worden beoordeeld als die welke geldt voor de vraag naar de aannemelijkheid van de gestelde inbreuk (aangenomen dat het ingeroepen recht van intellectuele eigendom bestaat)?
b. Indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt, in welk opzicht verschillen dan die maatstaven?
c. Dient bij de beantwoording van vragen 2(a) en 2(b) onderscheid te worden gemaakt al naargelang het betrokken recht van intellectuele eigendom is verleend nadat het op geldigheid is onderzocht (zoals een Europees octrooi), dan wel van rechtswege is ontstaan (zoals een auteursrecht)?”
Wordt vervolgd.
