HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059 (MAG/Edco)
De bewijslast voor het in het concrete geval bestaan van auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong in het kader van de reciprociteitsbepaling van art. 2 lid 7 Berner Conventie ligt op de partij die zich op het auteursrecht beroept. Verder stelt de Hoge Raad prejudiciële vragen over het overgangsrecht bij een wijziging van de BTMW (oud) met betrekking tot de samenloop van modellenrecht en slaafse nabootsing.
De zaklampen van Edco lijken op de zaklampen van het Amerikaanse bedrijf MAG. MAG spant daarom een procedure aan en gaat daarbij voor drie ankers liggen: (i) auteursrechtinbreuk, (ii) merkrechtinbreuk en (iii) ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing). Het hof wijst de vorderingen af en MAG komt in cassatie.
Bij de auteursrechtvordering is voor het hof beslissend dat het land van oorsprong van de MAG-zaklampen de Verenigde Staten is. Daardoor vallen de zaklampen niet automatisch onder de bescherming van de Nederlandse auteurswet, die, kort gezegd, alleen werken beschermt die (voor het eerst) zijn uitgegeven in Nederland of die gemaakt zijn door Nederlanders (art. 47 Aw). Nederland is echter partij bij diverse internationale auteursrechtverdragen, die de auteursrechtelijke bescherming in ons land uitbreiden, waaronder de Berner Conventie. Dat verdrag bevat een reciprociteitsbepaling (art. 2 lid 7), die erop neerkomt dat aan een voorwerp als werk van toegepaste kunst auteursrechtelijk geen bescherming wordt geboden als die in het land van oorsprong ook niet aan dit voorwerp toekomt. Als de Nederlandse rechter vaststelt dat de zaklampen in Amerika alleen modellenrechtelijk beschermd worden, rust er in Nederland dus geen auteursrecht op. Als er echter wel auteursrechtelijke bescherming op rust in Amerika, moet de rechter vervolgens nagaan of ook aan de Nederlandse criteria voor auteursrechtelijke bescherming is voldaan.
De Hoge Raad oordeelt dat de bewijslast bij het aantonen van de auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong rust op de partij die daar een beroep op doet en dat het niet alleen gaat om het aantonen van het bestaan van een abstracte rechtsregel, maar om het daadwerkelijk rusten van auteursrecht op het concrete werk:
“Daarbij geldt in het bijzonder dat de partij die aanspraak maakt op deze bescherming op grond van de hoofdregel van art. 150 Rv. de feiten zal hebben te stellen en zonodig hebben te bewijzen waaruit blijkt dat auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong niet alleen niet is uitgesloten maar ook met betrekking tot het voorwerp waarvoor die bescherming wordt ingeroepen, wordt geboden. Immers, alleen als dit naar het oordeel van de rechter voldoende komt vast te staan, kan aan die partij die auteursrechtelijke bescherming in Nederland worden toegekend.”
Het hof had dit niet miskend, maar had, gelet op het betoog van MAG over het bestaan van het auteursrecht in Amerika, onvoldoende gemotiveerd waarom de bescherming daar zou ontbreken. In zoverre zal de zaak dus na verwijzing opnieuw moeten worden beoordeeld.
Zover is het echter nog niet, want bij de grondslag slaafse nabootsing (het merkenrechtelijk oordeel van de Hoge Raad is niet zo bijzonder en laat ik hier achterwege) komt de Hoge Raad er zelf niet uit door onduidelijkheid van de wet, en zijn prejudiciële vragen nodig.
Het gaat om het volgende. Deze zaak is ooit begonnen in 2002, onder het regime van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW), die in art. 14 lid 8 deze bepaling bevatte:
“Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging.”
Men kon zich dus niet op slaafse nabootsing (een vorm van oneerlijke mededinging) beroepen voor een vordering die alleen inbreuk op een modelrecht inhield. Op 1 december 2003 is deze bepaling vervallen en is in art. 14 lid 1 vastgelegd dat de BTMW de gelding van het gewone onrechtmatigheidsrecht onverlet laat. Sindsdien kan de houder van een tekening of model zich in Nederland dus ook op grond van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) tegen inbreuk verzetten. Het overgangsrecht is echter onduidelijk. De Hoge Raad stelt daarom prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof (de hoogste instantie voor de uitleg van Beneluxwetten en Beneluxverdragen) die erop neerkomen of in een zaak als deze het samenloopverbod wel of niet geldt.
