HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2042 (MAG/Edco II)
Het overgangsrecht bij de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW (oud), dat in geval van samenloop van modellenrecht en slaafse nabootsing het inroepen van de bescherming van dat laatste leerstuk verhinderde, gaat uit van eerbiedigende werking.
De Hoge Raad heeft in deze zaak tussen zaklampfabrikanten MAG en Edco een vervolgarrest gewezen op zijn tussenarrest van 28 oktober 2011. In dat arrest, dat hier eerder werd besproken, zie CB 2011-81, had de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Benelux-Gerechtshof.
Kort gezegd ging het om de samenloop tussen modellenrecht en slaafse nabootsing (onrechtmatige daad). Art. 14 lid 1 (oud) BTMW regelde de reikwijdte van de modellenrechtelijke bescherming. Art. 14 lid 8 (oud) BTMW sloot het instellen van een vordering wegens slaafse nabootsing uit voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhielden.
Tot 1 december 2003 luidden art. 14, leden 1 en 8 BTMW (oud):
“1. Op grond van zijn uitsluitend recht op een tekening of model kan de houder daarvan zich verzetten tegen elke vervaardiging, invoer, uitvoer, verkoop, het te koop aanbieden, verhuur, het te huur aanbieden, tentoonstelling, levering, gebruik of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, met industrieel of commercieel oogmerk, van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont.
8. Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging.
Lid 8 is echter per 1 december 2003 geschrapt, en aan art. 14 lid 1 (oud) BTMW is toegevoegd dat de beschreven modellenrechtelijke bescherming geldt “onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad“.
De vraag in deze zaak was nu of in deze zaak, die was begonnen vóór de wijziging van de BTMW, het vervallen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW onmiddellijke werking had of niet, en of MAG zich dus alsnog op slaafse nabootsing kon beroepen of nog steeds niet. In de overgangsbepalingen van het Protocol waarbij de BTMW was aangepast, was niet uitdrukkelijk overgangsrecht ten aanzien van art. 14 lid 8 (oud) BTMW opgenomen. Wel is er een bepaling van overgangsrecht met eerbiedigende werking die art. 14 lid 1 (oud) BTMW betreft:
“IV. Artikel 14, onder 1, is niet van toepassing op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kan verzetten tegen deze handelingen krachtens de tekst van artikel 14 zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol.”
De Hoge Raad had in zijn tussenarrest aan het Benelux Gerechtshof gevraagd (1) of deze bepaling ook op de schrapping van lid 8 zag, en (2) zo niet, of dan wellicht toch een bepaling met dezelfde strekking voor lid 8 zou moeten gelden. Het BenGH besliste in die laatste zin:
“13. Art. IV van het Protocol regelt niet met zoveel woorden de overgangsrechtelijke gevolgen van de schrapping van het achtste lid van art. 14. De omstandigheid dat het nieuwe eerste lid, waarop art. IV blijkens zijn bewoordingen ziet, met zijn aanvangswoorden de opheffing van het samenloopverbod bevestigt, doet daaraan niet af. Het buiten toepassing laten van die aanvangswoorden, die art. IV voor de daar bedoelde gevallen voorschrijft, zegt immers nog niets over de gevolgen van de schrapping van lid 8. Nu bovendien de hiervoor vermelde citaten uit het GC onmiskenbaar slechts betrekking hebben op het overgangsrecht betreffende de verruiming van de beschermingsomvang van het modelrecht – de voorbehouden handelingen – in lid 1, terwijl ook elders in het GC omtrent het overgangsrecht ter zake van de opheffing van het samenloopverbod niets is opgemerkt, moet worden geoordeeld dat art. IV van het Protocol niet mede betrekking heeft op de gevolgen van die opheffing.
14. De eerste vraag dient derhalve ontkennend te worden beantwoord.
15. Bij de beantwoording van de tweede vraag dient te worden vooropgesteld dat hetgeen art. IV van het Protocol met betrekking tot overgangsrechtelijke gevolgen van de uitbreiding van de beschermingsomvang van het modelrecht bepaalt – hetgeen erop neerkomt dat de onder de oude regelgeving bestaande rechten en aanspraken van derden worden geëerbiedigd – in lijn is met hetgeen in de regel in de Benelux en de Europese Unie geldt bij het introduceren van nieuwe rechten of het verruimen van de beschermingsomvang van bestaande rechten van intellectuele eigendom. […]
16. Het aan de genoemde overgangsbepalingen ten grondslag liggende beginsel van billijkheid en rechtszekerheid voor degene die onder voorheen bestaande regelgeving rechtmatig een gedraging is gaan verrichten die onder de nieuwe regelgeving inbreukmakend is, geldt in gelijke mate voor degene die onder de BTMW van vóór 1 december 2003 rechtmatig handelingen is gaan verrichten waartegen een rechthebbende zich onder de nieuwe regelgeving met een beroep op oneerlijke mededinging zou kunnen verzetten.
17. Ten slotte ligt het ook voor de hand dat het overgangsrechtelijke regime dat voor de door het Protocol gebrachte wijzigingen van de BTMW geldt, zoveel mogelijk uniform is voor alle voor de inwerkingtreding daarvan verrichte gedragingen.
18. Op grond van dit alles dient de tweede vraag bevestigend te worden beantwoord.”
De uitspraak van het BenGH betekende dat nu MAG zich vóór 1 december 2003 niet kon verzetten tegen de litigieuze handelingen door Edco, het oude recht in deze zaak toegepast moet blijven worden. Dat had het hof in hoger beroep ook beslist.
De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof op de klachten over de auteursrechtelijke grondslag die in het tussenarrest gegrond waren bevonden.
