HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244 (Bach Flower Remedies ltd./Healing Herbs ltd.)
Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk moet de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking worden genomen, maar met toepassing van het recht dat geldt op het moment van beoordeling. Verder kunnen niet alleen woordmerken, maar ook beeldmerken vervallen wanneer zij ieder onderscheidend vermogen hebben verloren.
Er zijn in Nederland ongetwijfeld verzekeraars die bloesemtherapie vergoeden. Grondlegger was de Engelse dr. Edward Bach, die – aldus de feitenweergave van A-G Verkade – in de jaren dertig van de twintigste eeuw overtuigd raakte van een verband tussen de geestelijke en de lichamelijke gezondheid, en zich geheel toelegde op het vinden van natuurlijke remedies die slechte gezondheid bestrijden door harmonie en vrede in het leven van patiënten te laten komen. Dr. Bach ontwikkelde daartoe in totaal 38 “remedies”, vervaardigd uit de bloemen en bloesems van planten, bomen en struiken. Ieder van die 38 remedies was toegesneden op specifieke emoties en gemoedstoestanden. Dr. Bach heeft zijn remedies beschreven in een in 1933 verschenen boek, genaamd ‘The twelve healers and other remedies’. In dat boek wordt ook precies aangegeven hoe de remedies moeten worden bereid, waartoe twee methoden worden beschreven: de ‘sunshine method’, waarbij geplukte bloesems drie of vier uur drijvend in een dunne kom met water aan zonlicht worden blootgesteld, en de ‘boiling method’, waarbij de bloesems een half uur in water worden gekookt. De idealist dr. Bach beschreef bij leven in publicaties hoe mensen zelf de receptuur kunnen toepassen, en wereldwijd worden volgens deze receptuur vervaardigde producten onder de naam “Bach”, of met verwijzing naar die naam, op de markt gebracht.
Nu zijn er meerdere bedrijven die deze bloesemextracten met – naar verluidt – heilzame placebowerking verkopen. Een daarvan is Bach Flower Remedies Ltd, dat een aantal Benelux-woord- en beeldmerken met de naam “Bach” en termen als “flower remedies” erin had geregistreerd bij – destijds – het Benelux-merkenbureau. Concurrent Healing Herbs vorderde vervolgens (onder meer) nietigverklaring van de depots, omdat de merken onder de Merkenrichtlijn (89/104/EEG) – die sinds 1993 geïmplementeerd had moeten zijn en in 1996 is geïmplementeerd in de Benelux-merkenwet (BMW 1996) – niet konden gelden als tekens die een merk kunnen vormen. Het hof overwoog dat nu de merken vóór 1993 gedeponeerd waren, het oude recht (uit de Benelux-merkenwet uit 1971) moest worden gehanteerd bij de beoordeling van de nietigheidsvraag. Dat is onjuist, aldus de Hoge Raad: nu noch de Merkenrichtlijn, noch het Protocol tot wijziging van de toenmalige BMW op dit punt overgangsbepalingen kent, zal voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt.
“Een andersluidende opvatting zou tot gevolg hebben dat rechten op merken die zijn verkregen voorafgaande aan de implementatie van de Richtlijn (buiten het geval van inburgering) blijvend onaantastbaar zouden zijn, in weerwil van het door de Richtlijn nagestreefde doel van algemeen belang dat generieke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (vgl. HvJEU 12 februari 2004, nr. C-363/99 (Postkantoor)). Die consequentie kan, bij gebreke van een overgangsbepaling in de Richtlijn die dit meebrengt, niet worden aanvaard.”
Omdat het Hof uiteindelijk toch “nieuw” recht had toegepast, leidde de gegronde klacht niet tot cassatie.
Een andere gegronde klacht die toch geen vernietiging van het bestreden arrest meebracht, betrof het onderscheid tussen woord- en beeldmerken wanneer beoordeeld moet worden of een merkrecht is vervallen doordat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven (art. 12 lid 2, aanhef en onder b Merkenrichtlijn en art. 2.26 lid 2, aanhef en onder b BVIE). In zijn arrest van 19 december 1997 (NJ 2000, 574 (Beapharm/Nederma)) had het Benelux-gerechtshof geoordeeld dat die regel (althans zoals die was neergelegd in art. 5 lid 4 BMW (1971)) alleen gold voor woordmerken, en niet voor beeldmerken. Dat geldt echter niet onder het geharmoniseerde Europese merkenrecht, zo concludeert de Hoge Raad uit HvJEG 27 april 2006 (C-145/05, IER 2006, 60 (Levi Strauss/Casucci)), en ook uit de tekst van het BVIE blijkt niet dat bedoeld is een onderscheid aan te brengen. Omdat echter het hof al had geoordeeld dat aan de beeldmerken wél onderscheidend vermogen toekwam, en dit oordeel standhield in cassatie, deed dit er niet toe voor de uitkomst van de zaak, zodat Healing Herbs geen belang had bij haar klacht.
