HR 23 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT8460 (Trianon/Revillon)
De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de betekenis van de merkenrechtelijke nietigheidsgrond dat het ingeschreven teken bestaat uit “een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft”. Gaat om het geven van de wezenlijke waarde aan de waar of slechts om een wezenlijke waarde? Gaat het daarbij om de motieven van het publiek bij zijn aankoopbeslissing? En zo ja, kunnen de motieven van een deel van het publiek dan al doorslaggevend zijn en hoe groot moet dat deel dan zijn?
Art. 2.1 lid 2 BVIE bepaalt dat tekens niet als merken worden beschouwd die uitsluitend bestaan uit een vorm die (i) door de aard van de waar wordt bepaald, die (ii) een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die (iii) noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Dit voorschrift (dat op grond van art. 2.28 lid 1 aanhef en onder a BVIE een nietigheidsgrond oplevert) is de Benelux-codificatie van art. 3 lid 1, aanhef en sub e aanhef en onder (iii) Merkenrichtlijn (MRl). In deze zaak gaat het om de vraag wat bedoeld wordt met een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
Revillon maakt chocoladestaafjes in wijnrankvorm: staafjes met een geslingerde vorm en kleine uitstulpingen. Zij heeft daarvoor een driedimensionaal Benelux-vormmerk gedeponeerd. Ook Trianon maakt chocoladestaafjes met een geslingerde vorm en kleine uitstulpingen. Trianon vecht in deze procedure het vormmerk van Revillon aan. Zij stelt dat het merk ieder onderscheidend vermogen zou missen (art. 2.11 lid 1 aanhef en sub b BVIE en art. 3 lid 1, aanhef en sub b MRl), niet significant zou afwijken van de in de handel voor de betrokken waren gebruikelijke vormen en niet ingeburgerd zou zijn (zie art. 2.28 BVIE en art. 3 lid 3 MRl). Subsidiair stelt Trianon dat de vorm van het chocoladestaafje een wezenlijke waarde geeft aan de waar en (ook) daarom niet merkenrechtelijk kan worden beschermd.
De rechtbank spreekt de nietigheid uit van het vormmerk wegens het ontbreken van ieder onderscheidend vermogen. Het hof vernietigt dit oordeel. Volgens het hof wordt chocolade, waar het hier om gaat, in vele vormen op de markt gebracht en de algemeen gebruikelijke vormen worden door het publiek niet als onderscheidend beschouwd. Het door Revillon op de markt gebrachte staafje wijkt echter significant af van de staafjes waarnaar Trianon verwijst en voegt door zijn originele verschijning een waarde toe, waardoor het de functie van herkomstaanduiding kan vervullen. De Hoge Raad laat de cassatieklachten tegen dit oordeel in stand. Daarbij overweegt hij nog dat het betoog van Trianon dat voor het onderscheidend vermogen van belang is dat de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, berust op een onjuiste rechtsopvatting. Voldoende is, aldus de Hoge Raad onder verwijzing naar het Linde-arrest, dat het merk het publiek in staat stelt de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.
De subsidiaire grondslag van de vordering van Trianon kost meer hoofdbrekens. Het hof had overwogen dat in het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is volgens het hof gelegen in de smaak en de substantie en Trianon zou niet hebben aangetoond dat dat in dit geval anders is. Volgens Trianon miskent het hof hiermee dat het gaat om de vraag naar de reden van de aankoopbeslissing door het publiek. Daarbij gaat het er, volgens Trianon, niet om of de vorm de wezenlijke waarde, maar of deze een wezenlijke waarde aan de zaak geeft. Het hof heeft volgens Trianon dus ten onrechte geen aandacht geschonken aan haar betoog dat de waarde van chocoladeproducten als de chocoladestaafjes in wijnrankvorm niet (langer) uitsluitend door de smaak, maar steeds meer (mede) door hun bijzondere of specifieke vorm wordt bepaald, die daarom de aankoopbeslissing van het publiek mede of zelfs vooral bepaalt.
Deze rechtsopvatting gaat in tegen de memorie van toelichting op de Benelux-merkenwet 1970, waarin – met expliciete aandacht voor de vormen waarin chocola wordt verkocht – over de “wezenlijke waarde”-uitzondering werd opgemerkt:
“De vorm […] voegt immers onvermijdelijk aan de gebruikswaarde van het produkt een zekere ‘aantrekkelijkheidswaarde’ toe. Indien, gelet op de waar, aan deze ‘aantrekkelijkheidswaarde’ grote betekenis toekomt, kan de gekozen vorm niet voor een aanvullende bescherming als merk in aanmerking komen. Zo zal bijvoorbeeld de aan een kristallen servies gegeven artistieke vorm niet als merk kunnen worden beschermd in de kristalindustrie, daar de onderhavige waar haar wezenlijke waarde niet alleen in de gebruikte stof, maar ook en misschien wel vooral in de schoonheid van de vorm vindt. In de levensmiddelenindustrie daarentegen kan een waar, zoals bijvoorbeeld chocolade, worden verkocht in een aantrekkelijke vorm, die evenwel geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde van de lekkernij”.
In zijn zeer uitvoerige conclusie, gelardeerd met verwijzingen naar rechtspraak, literatuur en wets- en verdragsgeschiedenis, sluit A-G Verkade niet uit dat deze opvatting destijds van de Benelux-wetgever, zo niet onwerkbaar, dan toch inmiddels achterhaald is. Verkade drukt zich beeldend uit:
“Dezer dagen zag ik in de Digros-supermarkt jonge teenagers die hun dubbeltjes bij elkaar legden voor een (grote) zak snacks. Zij zullen allicht zijn afgaan op het voordeligste product (dat nog wel lekker moet smaken) en geen stuiver extra over hebben voor een vormaspect.
Maar mensen die (iets of veel) meer te besteden hebben en dat ook wel aan hun gezin of gasten willen laten merken, zullen allicht wél met een leuke vorm voor de dag willen komen (ook, of soms juist te meer, als het gaat om een nouveauté). […] Het voorbeeld van kristallen servies deugde en deugt m.i. ook niet. Daar zou de vormgeving essentieel zijn, de wezenlijke waarde bepalen.
Maar als iemand een kristallen servies zoekt, zal het hem toch vooral gaan om kristal, in tegenstelling tot gewoon glas. Deze kritiek kan ik als volgt onderbouwen: als bijv. mijn neefje ‘een kristallen schaal’ als huwelijkscadeau vraagt, vraagt hij kristal, daar gaat het hem om, en misschien nog de maat. Maar de neef laat de vorm aan mij over. Bij een leverancier kies ik vervolgens weliswaar voor een vorm die mijzelf niet (als in mijn optiek: monsterlijk) tegenstaat, maar ik laat mijn keuze overigens bepalen door de prijs (onverminderd de grondstof kristal).”
Voor de Hoge Raad is het ook geen uitgemaakte zaak. Hij stelt de volgende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:
“1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?
2. Is van “een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” in de zin van evenbedoeld voorschrift
(a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij voedingswaren het geval is met smaak en substantie), of
(b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste of overheersende waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?
3. Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als “wezenlijk” in de zin van voormelde bepaling aan te merken?
4. Indien het antwoord op vraag 3 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?”
Wordt vervolgd.
