HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733
1. Als een provisionele eis in een IE-zaak dezelfde strekking heeft als de vordering in de hoofdzaak, moet de rechter bij de bepaling van de proceskosten gemaakt voor het verweer tegen de provisionele eis, onderzoeken welke extra kosten met dat verweer gemoeid zijn geweest, bovenop de kosten die toch al gemaakt moesten worden voor de hoofdzaak.
2. Wanneer sprake is van samenhangende vorderingen in conventie en in reconventie en de kosten door partijen niet zijn uitgesplitst (wat vaak ook niet mogelijk is) staat het de rechter vrij te bepalen welk gedeelte van de telkens opgevoerde kosten aan de conventie, respectievelijk de reconventie moet worden toegerekend.
De proceskostenveroordeling van art. 1019h Rv in IE-zaken blijft vragen oproepen. De reikwijdte van de bepaling is niet geheel duidelijk (geldt het artikel bijvoorbeeld alleen bij vorderingen die concrete inbreuken betreffen, of ook in zaken die handhaving van IE-rechten in ruime zin betreffen?), maar het is ook niet altijd makkelijk gevorderde proceskosten te begroten: als in een procedure bijvoorbeeld samenhangende eisen in conventie en reconventie worden ingesteld, of een provisionele eis en een hoofdvordering, hoe moeten de gemaakte kosten dan aan (het instellen van, dan wel verweer voeren tegen) de verschillende vorderingen worden toegerekend? Dat is niet altijd precies te zeggen en daarnaast zullen daarbij tactische overwegingen kunnen spelen om de opbrengsten zo groot mogelijk of de kosten zo laag mogelijk te houden (zie bijvoorbeeld wat er in Apple/Samsung gebeurde).
In een octrooizaak was een provisionele eis ingesteld en afgewezen. De proceskosten werden door de rechtbank gereserveerd, dat wil zeggen: de partij die in de hoofdzaak in het ongelijk zou worden gesteld, zou ook de proceskosten in het incident moeten dragen. In hoger beroep werd die reservering vernietigd. Volgens het hof waren ook enige kosten gemaakt voor het verweer tegen de provisionele eis, zij het dat slechts een zeer beperkt deel van de gedingstukken daaraan was gewijd. Het hof begrootte de kosten op een zesde deel van de totale door de verweerder gevorderde kosten en wees deze toe.
Nu klinkt een zesde misschien op het eerste gezicht als betrekkelijk weinig, maar de totale kosten bedroegen ruim € 370.000 (voor één instantie!), dus een zesde daarvan was ruim € 60.000, terwijl het verweer tegen de provisionele eis voor het grootste deel overeenkwam met het verweer in de hoofdzaak. Het voegde daaraan alleen toe dat en waarom voor een voorlopige toewijzing van het gevorderde geen grond bestond.
De Hoge Raad casseert dan ook (r.o. 3.3.4):
“Nu de provisionele eis in eerste aanleg dezelfde strekking had als de vordering in de hoofdzaak – en het verweer tegen de provisionele eis zich derhalve slechts hierin van dat in de hoofdzaak onderscheidde dat werd aangevoerd dat en waarom voor een voorlopige toewijzing van het gevorderde geen grond bestond – had het hof […] dienen te onderzoeken welke extra kosten […] met [het] verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest. Bovendien kon het hof, dat vaststelde dat slechts een zeer beperkt deel van de gedingstukken in eerste aanleg aan dat verweer was gewijd, niet zonder nadere motivering beslissen tot toerekening van een zesde deel van de totale kosten aan de provisie, aangezien de toerekening van de […] opgevoerde totale kosten aan [het] verweer in het incident recht dient te doen aan de hiervoor geschetste omstandigheid dat het bij de provisie slechts gaat om vergoeding van de extra kosten bovenop de kosten die toch al gemaakt moesten worden in de hoofdzaak.”
De Hoge Raad voegt daaraan toe:
“Opmerking verdient dat in een geval waarin sprake is van samenhangende vorderingen in conventie en in reconventie en de kosten door partijen niet zijn uitgesplitst – hetgeen doorgaans ook niet mogelijk is, voor zover het werkzaamheden betreft die zowel op de conventie als op de reconventie betrekking hebben gehad – het de rechter vrijstaat te bepalen welk gedeelte van de telkens opgevoerde kosten aan de conventie, respectievelijk de reconventie moet worden toegerekend.”
