HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292 (Leidseplein/Red Bull II)
(1) De houder van een bekend merk kan uit hoofde van een geldige reden in de zin van art. 5, lid 2 Merkenrichtlijn verplicht worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is.
(2) Het hof na verwijzing is niet gebonden aan wat het HvJEU omtrent de feiten heeft geoordeeld, voor zover die niet in de nationale procedure zijn of zullen worden vastgesteld.
(3) Art. 10bis Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom heeft geen rechtstreekse werking.
(4) Reis- en verblijfkosten voor het pleidooi bij het Hof van Justitie vallen onder de op de voet van art. 1019h Rv te vergoeden kosten.
Geldige reden
Dit arrest is het vervolg op HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4915, CB 2012-24, na beantwoording van een prejudiciële vraag door het HvJEU. Kort samengevat waar het nu nog om ging: Red Bull deponeerde in 1983 haar merk “Red Bull” waaronder zij de bekende energy drinks verkoopt. Leidseplein verkoopt energy drinks onder het merk “The Bulldog”. Red Bull vindt dat merkinbreuk. The Bulldog voert als verweer dat zij, al (ruim) voordat Red Bull haar merk deponeerde, de aanduiding “The Bulldog” te goeder trouw gebruikte als handelsnaam voor onder meer “horecadiensten waar dranken worden verkocht”, en voor diverse merchandisingactiviteiten. Daarom zou zij een geldige reden hebben voor het gebruik van “The Bulldog” voor haar energy drinks als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE.
Het hof verwierp dit verweer, omdat voor Leidseplein geen zodanige noodzaak zou bestaan om voor de door haar op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van haar in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden. Dit criterium heeft het hof kennelijk ontleend aan het bekende arrest Claeryn/Klarein van het Benelux-Gerechtshof (BenGH 1 maart 1975, NJ 1975/472), dat nog betrekking had op het oude art. 13. A lid 1, aanhef en onder 2°, BMW.
Inmiddels is echter het merkenrecht geharmoniseerd en is de BMW vervangen door het BVIE. De Hoge Raad oordeelde in zijn eerdere arrest in deze zaak dat het begrip “geldige reden” in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE nu moet worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip “geldige reden” in de zin van art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEG, thans: Richtlijn 2008/95). De Hoge Raad stelde daarop de prejudiciële vraag:
“Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?”
Het HvJ beantwoordde die vraag in zijn arrest van 6 februari 2014 met “ja”, en gaf nog enkele gezichtspunten mee:
“Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk uit hoofde van een geldige reden in de zin van die bepaling verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met:
– de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;
– de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en
– de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.”
Dat leidt dus tot vernietiging, en het hof na verwijzing zal alsnog de toetsing aan deze maatstaf moeten verrichten, waarbij partijen – zo bepaalt de Hoge Raad uitdrukkelijk – hun stellingen aan deze maatstaf mogen aanpassen. Opvallend is de toevoeging van de Hoge Raad:
“Opmerking verdient dat het hof evenwel niet gebonden is aan hetgeen het HvJEU omtrent de feiten heeft geoordeeld, voor zover die niet in de nationale procedure zijn of zullen worden vastgesteld.”
Art. 10bis Verdrag van Parijs
Andere inhoudelijke klachten hoeven in dit arrest niet meer aan bod de komen. De Hoge Raad overweegt nog wel dat art. 10bis Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, dat een algemene verplichting op de verdragsstaten legt om een “daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen de oneerlijke mededinging”, geen rechtstreekse werking heeft, wat de Hoge Raad ook al had beslist in MAG/Edco I (r.o. 5.4.7).
Reis- en verblijfkosten Luxemburg
Red Bull maakte er bezwaar tegen dat de reis- en verblijfkosten van de twee advocaten van Leidseplein voor de zitting bij het HvJ waren opgevoerd ter vergoeding onder art. 1019h Rv. Tevergeefs:
“De bezwaren tegen de opgevoerde bedragen wegens ‘reis- en verblijfkosten’ leiden niet ertoe dat deze kosten geheel of ten dele niet voor vergoeding in aanmerking komen. Anders dan Red Bull betoogt vallen dergelijke kosten onder de op de voet van art. 1019h Rv te vergoeden kosten. Voorts brengt de enkele omstandigheid dat voor het Hof in Luxemburg het woord is gevoerd door slechts een van de twee daarheen gereisde advocaten nog niet mee dat de aanwezigheid van de andere advocaat bij de pleidooien overbodig was.”
In de woorden van A-G Van Peursem: “zo gaat dat bij teamwork nu eenmaal.”
Leidseplein had voor de periode van na het verwijzingsarrest van de Hoge Raad niet alleen ruim € 58.000 gevorderd aan kosten van de cassatieadvocaten, maar ook nog eens € 50.000 aan kosten van hun “correspondenten”, dat wil zeggen: de advocaten van Leidseplein die kennelijk niet alleen de cassatieadvocaten hadden ingeschakeld voor de cassatieprocedure, maar daarbij ook nog nauw betrokken zijn geweest. Dat laatste kan (en gebeurt ook geregeld), maar in dit geval vindt de Hoge Raad – anders dan de A-G – de gecombineerde declaratie te gortig:
“Het valt evenwel niet in te zien waarom naast de gespecialiseerde cassatieadvocaten, die, naar uit de specificatie volgt, sedert 25 februari 2011 126 uren aan de zaak hebben gewerkt, hun correspondenten in die periode nog eens ruim 213 uren aan het vervolg van de cassatieprocedure hebben besteed. Het totaal van deze uren – ca. 340 – komt bovenmatig voor en wekt de indruk dat daarin dubbel werk begrepen is. Voor de hoogte van dit aantal uren is door [Leidseplein] geen verklaring gegeven. Het opgevoerde bedrag zal daarom met 100 uur à € 240,–, verhoogd met 5% kantoorkosten, worden verminderd.”
