HR 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1613 (Makro c.s./Diesel)
Als een licentienemer een contractsbepaling schendt die ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de gemerkte waren te controleren, brengt het Copad-arrest van het Hof van Justitie mee dat geen sprake is van toestemming van de merkhouder voor het op de markt brengen van deze waren in de zin van artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn.
Feiten
Difsa is de distributeur voor Diesel-producten in Spanje. In 1994 is aan Flexi Casual het recht verleend op alleenverkoop in Spanje van ‘Diesel-schoenen’. Ook werd Flexi Casual gemachtigd om, bij wijze van proef en marktverkenning eigen schoenen te vervaardigen en te distribueren, die vervolgens bij Diesel konden worden aangeboden voor distributie of voor ‘cessie van de licentie tot vervaardiging’. Flexi Casual heeft Cosmos in 1997 gemachtigd tot productie en verkoop van schoenen met het merk Diesel. Die schoenen, die nooit door Diesel zijn gefiatteerd, zijn in Nederland door Makro verkocht. De Spaanse rechter heeft, in twee instanties, de vordering van Diesel om Flexi Casual en Cosmos te bevelen de merkinbreuk te staken, afgewezen.
Procesverloop
In de onderhavige procedure heeft Diesel gevorderd dat Makro c.s. zou worden verboden inbreuk te maken op Diesels merkenrechten, met veroordeling van Makro c.s. tot schadevergoeding. Door rechtbank en hof zijn de vorderingen toegewezen. De Hoge Raad heeft het arrest vernietigd en de zaak, met instructies, verwezen naar het hof Den Haag. Dit hof heeft opnieuw het vonnis van de rechtbank bekrachtigd (ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3419).
Het hof diende, ingevolge de verwijzingsinstructie van de Hoge Raad, eerst te onderzoeken of ten tijde van het in Spanje in het verkeer brengen van de schoenen, tussen Diesel en Cosmos een economische band bestond. Als dat het geval zou zijn (toestemming moet dan in beginsel als gegeven worden beschouwd), diende het hof alsnog te onderzoeken of de vastgestelde feiten meebrachten dat toestemming ontbrak op de in het Copad-arrest (HvJEU 23 april 2009, C-59/08) aan artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden.
Het hof is, na dit onderzoek te hebben gedaan, tot de slotsom gekomen dat Diesel heeft aangetoond dat haar toestemming tot het in de handel brengen van de onderhavige schoenen met het merk Diesel ontbrak op de in het arrest Copad genoemde gronden. Dit bracht volgens het hof mee dat, hoewel tussen Diesel en Cosmos een economische verbondenheid bestond, Makro c.s. zich niet met vrucht op uitputting konden beroepen, en dat zij door het verhandelen van die schoenen bijgevolg merkinbreuk hebben gepleegd. De vordering van Makro c.s. dat Diesel bevolen zou worden het procesdossier van de Spaanse procedure over te leggen, heeft het hof afgewezen.
Toestemming van de merkhouder
In cassatie worden door Makro c.s. klachten gericht tegen de wijze waarop het hof toepassing heeft gegeven aan de in het Copad-arrest genoemde gronden. De Hoge Raad overweegt dat het hof heeft geoordeeld dat de overeenkomst en machtiging van 1994 (tussen Diesel en Flexi Casual) inhielden dat, voordat Flexi Casual van het merk Diesel voorziene schoenen van eigen makelij mocht gaan vervaardigen en distribueren, zij de resultaten van de testverkopen eerst aan Diesel had moeten voorleggen, zodat Diesel/Difsa de kwaliteit daarvan kon controleren. Deze overeenkomst en machtiging behelsden dus een bepaling inzake de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren. Ingevolge het Copad-arrest moet worden aangenomen dat een dergelijk beding een bepaling is als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn, namelijk een bepaling ‘inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren’. Bij handelen in strijd met een dergelijke bepaling door de licentienemer, ontbreekt toestemming in de zin van artikel 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn, zodat van uitputting geen sprake is.
De Hoge Raad overweegt dat er geen grond is aan te nemen, zoals in het onderdeel wordt betoogd, dat daarvoor bij een beding met een strekking als het onderhavige tevens is vereist dat het merk gebruikt is voor schoenen die niet zouden voldoen aan de kwaliteitseisen. Voldoende is, aldus de Hoge Raad, dat een dergelijk beding – een ‘proefpartij-clausule’ – ertoe strekt de merkhouder in staat te stellen de kwaliteit van de schoenen te controleren. Dat de merkhouder deze kwaliteitscontrole ook langs andere wegen kan realiseren, doet daaraan niet af.
Spaanse uitspraken en Spaans recht
In cassatie wordt tevens geklaagd dat het hof ten onrechte heeft geweigerd acht te slaan op de Spaanse uitspraken, die tot bewijs zouden kunnen strekken voor het standpunt van Makro c.s. omdat daaruit blijkt dat Cosmos niet in strijd heeft gehandeld met contractuele bepalingen.
De Hoge Raad overweegt dat de waardering van de bewijskracht van die uitspraken is voorbehouden aan de feitenrechter, zodat die in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Nu het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk is, faalt de klacht. Ook heeft het hof, aldus de Hoge Raad, zonder schending van enige rechtsregel, kunnen komen tot het oordeel dat geen grond bestond om Diesel te bevelen haar procesdossier met betrekking tot de Spaanse zaken over te leggen.
Tevens wordt geklaagd over hetgeen het hof heeft overwogen met betrekking tot het Spaanse recht. Voor zover wordt geklaagd dat het hof ambtshalve onderzoek had moeten doen naar de inhoud van het toepasselijke Spaanse recht, kan het onderdeel bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft immers het Spaanse recht toegepast waar het dat toepasselijk achtte en het heeft de inhoud van dat recht aan de Spaanse uitspraken ontleend. Gelet op artikel 79 lid 1, aanhef en onder b, RO, kunnen klachten over toepassing van Spaans recht niet tot cassatie leiden. Datzelfde geldt voor de motiveringsklachten, nu zij niet kunnen worden beoordeeld zonder in die beoordeling mede te betrekken de juistheid van de opvattingen betreffende de inhoud van het Spaanse recht waarvan het hof is uitgegaan. Daar staat artikel 79 lid 1, aanhef en onder b, RO aan in de weg, aldus de Hoge Raad.
Aanpassing stellingen na verwijzing
Makro c.s. hebben betoogd dat het hof, met betrekking tot de vraag of ten aanzien van het van 1997-1999 in het verkeer brengen van de bedoelde schoenen toestemming van Diesel heeft bestaan, ten onrechte geen acht heeft willen slaan op de uitspraak van de Spaanse rechter, noch op andere feiten en omstandigheden dan de overeenkomst en machtiging uit 1994.
De Hoge Raad oordeelt dat deze klachten afstuiten op de omstandigheid dat de Hoge Raad in het eindarrest (voor verwijzing) partijen – in afwijking van hetgeen als hoofdregel na vernietiging geldt – weliswaar de mogelijkheid heeft geboden hun stellingen aan te passen, echter uitsluitend met het oog op de beantwoording van de vraag of zich een geval als bedoeld in het Copad-arrest voordeed. Van aanpassing van de stellingen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen de verschillende partijen kon geen sprake zijn. Het hof heeft aan deze stellingen dus voorbij mogen gaan.
