HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057 (Refresco/Red Bull)
Een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, maakt zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van art. 5 lid 1 sub b MRl kan worden verboden.
Red Bull is de fabrikant van de gelijknamige energiedrank. Red Bulls concurrent Smart Drinks verhandelt dranken onder namen als Bullfighter en Pitbull. Zij schakelt het bedrijf Refresco in om de laatste stappen in het productieproces van de frisdrank uit te voeren en blikjes ermee te vullen (“afvullen”). De volle blikjes gaan daarna weer terug naar Smart Drinks. Op de door Refresco aangeleverde lege blikjes staat de naam van het drankje. Red Bull vindt dat die namen inbreuk maken op haar Beneluxmerk “Red Bull”. Zij spreekt Refresco aan wegens inbreukmakend gebruik als bedoeld in art. 2.20 sub c BVIE. Het hof wijst de vorderingen toe.
De Hoge Raad is zo zeker nog niet of het afvullen van de blikjes, die door de leverancier van de blikjes van een teken zijn voorzien, merkgebruik inhoudt. Bij tussenarrest van 19 februari 2010 stelt de Hoge Raad onder meer de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:
“Moet het loutere ‘afvullen’ van verpakkingen die zijn voorzien van een teken […] worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in de zin van art. 5 van de Merkenrichtlijn, óók indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander ter onderscheiding van de waren van die opdrachtgever?”
Het HvJEU antwoordt op 15 december 2011:
“Artikel 5, lid 1, sub b [Eerste Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van deze bepaling kan worden verboden.”
Daarmee moet de vordering van Red Bull alsnog worden afgewezen. De Hoge Raad vernietigt, en doet de zaak zelf af.
De zaak krijgt nog een IE-procesrechtelijk staartje: Refresco maakt – maar pas bij schriftelijke toelichting na prejudiciële verwijzing – jegens Red Bull op grond van art. 1019h Rv aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding. Het verweer dat dit beroep te laat is, wordt door de Hoge Raad verworpen:
“Aan een vordering tot vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv (art. 14 Handhavingsrichtlijn) wordt in beginsel geen andere eis gesteld dan dat de gevorderde kosten zo tijdig worden opgegeven en gespecificeerd dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (vgl. HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)).”
Ook het verweer dat art. 1019h Rv niet ziet op de prejudiciële procedure, faalt. Dat lag in de rede, nu de prejudiciële vraag kan worden gezien als een incident in de nationale procedure, en bovendien vormt art. 1019h Rv een implementatie van de Europese Handhavingsrichtlijn.
Wel treft het verweer doel dat de advocaatkosten van Refresco onvoldoende zijn gespecificeerd:
“de kosten zijn niet anders gespecificeerd dan met een opgave van het totale aantal uren dat de onderscheiden advocaten in cassatie en in de prejudiciële procedure aan de zaak hebben besteed (en van een forfaitair percentage aan kantoorkosten), zonder nadere specificatie van de door hen afzonderlijk verrichte werkzaamheden en gehanteerde uurtarieven. Dat belet Red Bull zich tegen die opgave naar behoren te verweren.”
Door de toepassing van de forfaitaire tarieven blijft van de gevorderde € 66.200 een kleine € 9.000 over.
