HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3394 (Hauck / Stokke II)
Het hof na verwijzing moet alsnog onderzoeken of de Tripp Trapp-stoel een teken is dat geen merkenrechtelijke bescherming geniet op grond van de uitsluitingsgronden van art. 3, lid 1, sub e Merkenrichtlijn, hetzij op de ene grond, hetzij op de andere grond, hetzij volledig op elk van beide gronden.
Deze uitspraak volgt op het verwijzingsarrest van de Hoge Raad op 12 april 2013 (zie voor een bespreking van dit arrest CB 2013-82), waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen van uitleg over deze bepaling aan het HvJEU heeft voorgelegd.
Waar ging het ook al weer om? In de reeks Stokke-zaken, waarin de populaire Tripp Trapp-kinderstoel centraal staat, wordt geprocedeerd over inbreuk op de auteursrechten en het merkrecht op de stoel (zie voor een bespreking van eerdere Stokke-zaken CB 2013-37 en CB 2013-72). In deze zaak Hauck/Stokke gaat het om de merkenrechtelijke vraag of het kenmerkende uiterlijk van de Tripp Trapp-stoel bescherming geniet als vormmerk.
Op grond van artikel 3, lid 1, sub e, van de Merkenrichtlijn kan een vormmerk nietig worden verklaard indien het uitsluitend bestaat uit i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Doelstelling van deze bepaling is te voorkomen dat de merkhouder als gevolg van de merkenrecht-bescherming een monopolie verkrijgt op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (HvJEU Philips/Remington 18 juni 2002, C-299/99).
In hoger beroep is de door de rechtbank uitgesproken nietigheid van het door Stokke ingeschreven Benelux-merk van de Tripp Trapp-stoel in stand gebleven. De Hoge Raad neemt tot uitgangspunt dat het hof hier de weigeringsgronden uit de Merkenrichtlijn heeft gecombineerd door te oordelen dat het uiterlijk van de Tripp Trapp-stoel deels een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat de vorm ervan voor het overige wordt bepaald door de aard van de waar, namelijk een veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel.
Het HvJEU heeft de prejudiciële vragen van de Hoge Raad als volgt beantwoordt (HvJEU 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233):
“1) Artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van de consument zoekt.
2) Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. De perceptie van de vorm van de waar door het doelpubliek is slechts één van de elementen bij de beoordeling of de betrokken weigeringsgrond van toepassing is.
3) Artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) moet aldus worden uitgelegd dat de in het eerste en derde streepje van deze bepaling vermelde gronden voor weigering van inschrijving niet gecombineerd kunnen worden toegepast.”
Het antwoord op de derde prejudiciële vraag heeft tot gevolg dat de Hoge Raad het arrest van het hof vernietigt. Het oordeel van het hof dat het merk van Stokke nietig is op grond van artikel 3, lid 1, sub e MRl omdat het deels door de aard van de waar wordt bepaald en deels een wezenlijke waarde aan de waar geeft, is unierechtelijk onjuist. De hierop gerichte klacht treft dus doel.
Omdat het hof de twee nietigheidsgronden nog niet zelfstandig heeft beoordeeld, wordt de zaak verwezen naar een ander hof. Dit hof moet alsnog onderzoeken of de Tripp Trapp-stoel een teken is dat geen merkenrechtelijke bescherming geniet op grond van de door Hauck ingeroepen uitsluitingsgronden, hetzij op de ene grond, hetzij op de andere grond, hetzij volledig op elk van beide gronden.
De overige klachten laat de Hoge Raad onbesproken. Ook over die onderwerpen zal het hof na verwijzing nog moeten beslissen, met inachtneming van het arrest van het HvJEU. De Hoge Raad geeft de verwijzingsrechter mee dat het antwoord op de eerste prejudiciële vraag in samenhang moet worden gelezen met de volgende overweging van het HvJEU:
“dat de betrokken uitsluitingsgrond niet mede bestrijkt het geval dat in de vorm van de waar een ander element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke of wezenlijke rol speelt.”
