HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round / Simstars)
Als aanbieder van een succesvol ontwerp is het niet alleen vanuit praktisch oogpunt, maar ook vanuit juridisch oogpunt van belang om tijdig op te treden tegen namaakproducten. Naarmate steeds meer nabootsingen van een ontwerp op de markt verschijnen, kan het ‘eigen gezicht’ van het ontwerp afnemen of zelfs geheel verdwijnen (’verwatering’). Een beroep op het verbod op slaafse nabootsing zal dan niet langer slagen, ook wanneer producten op het eerste gezicht grote gelijkenis vertonen.
Sinds 2009 verkoopt All Round de populaire Mi Moneda-sieradenlijn op de Nederlandse markt: een hanger die beschikbaar is in drie verschillende kleuren en maten en die kan worden gecombineerd met (verwisselbare) munten. Simstars is sinds 2012 sterk gelijkende sieraden gaan verkopen onder de naam Nikki Lissoni. Deze sieradenlijn bestaat eveneens uit een in drie kleuren en maten beschikbare hanger en kan eveneens worden gecombineerd met munten. Tegen de verkoop van de Nikki Lissoni-hanger is All Round in rechte opgekomen. Zij vordert daarbij een verbod op de verkoop van Nikki Lissoni-hangers met een beroep op ‘slaafse nabootsing’.
(links: Mi Moneda, rechts: Nikki Lissoni)
Slaafse nabootsing
Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad is het nabootsen van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een intellectuele-eigendomsrecht in beginsel toegestaan. Een uitzondering op die regel kan zich echter voordoen, wanneer als gevolg van de nabootsing verwarring te duchten valt bij het publiek. Als dat het geval is, moet de nabootsende concurrent bij het nabootsen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, te voorkomen dat gevaar voor verwarring ontstaat. Doet hij dat niet, dan is er sprake van ‘slaafse nabootsing’. Het op de markt brengen van slaafse nabootsingen is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999 (Lego)).
Hof: geen verwarringsgevaar
In 2015 oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden dat er geen (gevaar voor) verwarring tussen de Mi Moneda- en Nikki Lissoni-hangers was. Van verwarring onder het publiek kan pas sprake zijn als een nagebootst product een ‘eigen gezicht’ heeft. Dat wil zeggen dat een product zich in uiterlijke verschijningsvorm significant onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op een bepaalde markt (het ‘Umfeld’). De Mi Moneda kettingen zouden volgens het hof geen eigen gezicht hebben, omdat er ten tijde van de introductie van de Nikki Lissoni-sieradenlijn een grote hoeveelheid vergelijkbare producten op de markt werd aangeboden. Deze andere producten zouden slechts van het Umfeld kunnen worden uitgesloten wanneer All Round (i) aannemelijk maakte dat deze andere producten eveneens slaafse nabootsingen betroffen en dat er (ii) voldoende inspanningen waren verricht om de verhandeling van deze producten te voorkomen. Bijvoorbeeld door sommatiebrieven te versturen en verbodsvorderingen in te stellen. Aan die vereisten was niet voldaan, waardoor het beroep op slaafse nabootsing werd afgewezen.
In cassatie
Bij de Hoge Raad keert All Round zich tegen het oordeel van het hof dat de Mi Moneda-hanger ten tijde van de introductie van de Nikki Lissoni-hanger geen eigen plaats op de markt zou hebben gehad. Gewezen wordt onder meer op de populariteit en bekendheid van de Mi Moneda-hanger en het grote marktaandeel dat hun product heeft in vergelijking met dat van de nabootsingen. Ook wordt opgekomen tegen het oordeel van het hof dat All Round aannemelijk dient te maken dat zij zich voldoende heeft ingespannen om de verhandeling van nabootsingen te doen beëindigen.
De Hoge Raad grijpt de mogelijkheid aan om zijn eerdere rechtspraak over de uitgangspunten en toetsingsmaatstaven die gelden in geval van slaafse nabootsing uiteen te zetten. Voor (IE-)juristen functioneren de overwegingen 3.4.1 tot en met 3.4.4 van het arrest daarom als een bruikbaar handvat in geval van toekomstige geschillen. Daarbij oordeelt de Hoge Raad eveneens dat, in lijn met het oordeel van het hof, het eigen gezicht van een product kan verwateren. Daarmee is bevestigd dat binnen de vereisten van een beroep op slaafse nabootsing besloten ligt dat de aanbieder van een succesvol ontwerp tijdig in actie moet komen tegen namaak. Op straffe van een niet-succesvol beroep op slaafse nabootsing moet de markt ‘schoon’ worden gehouden:
“3.4.3 Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden. […]”
De plicht om op te treden tegen nabootsende concurrenten is overigens niet onbegrensd. Volgens de Hoge Raad hangt het van ‘de omstandigheden van het geval af welke mate van inspanning van de betrokken partij kan worden gevergd’. Daarnaast blijkt uit eerdere rechtspraak uit het auteursrecht dat over het algemeen niet kan worden verlangd dat alle concurrenten die nabootsingen op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid worden aangepakt (HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307, CB 2015-67).
Het idee dat populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel van doorslaggevende betekenis zouden kunnen zijn bij de vaststelling van de vraag of een product wat betreft uiterlijke verschijningsvorm een ‘eigen gezicht’ heeft, wordt door de Hoge Raad eveneens verworpen. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van een marktaandeel kunnen immers ook het gevolg zijn van de bekendheid of populariteit van de naam of het merk waaronder een product op de markt wordt gebracht. Tegen aantasting van bekendheid van een naam of merk beoogt het verbod op slaafse nabootsing geen bescherming te bieden.
