HR 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:10 (Eiseres/Primagaz)
Het hervullen van een gastank waarop een merk van een ander is aangebracht kan ‘gebruik’ van een merk opleveren en afbreuk doen aan de merkenrechtelijke herkomstaanduidings- en kwaliteitsfuncties. Van uitputting van het merkrecht is in het onderhavige geval geen sprake; de betreffende gastank is eigendom gebleven van de merkhouder en vertegenwoordigt geen zelfstandige economische waarde.
Feiten
Primagaz verhandelt vloeibare gassen in stalen gastanks die zijn voorzien van het Benelux-woordmerk ‘Primagaz’. Eiseres tot cassatie handelt eveneens in vloeibare gassen, onder meer door middel van het (her)vullen van grote gastanks bij klanten aan huis. In dat verband heeft eiseres bij een van haar afnemers op enig moment een door Primagaz verhuurde gastank hervuld. Met een beroep op haar merkrecht verzoekt Primagaz de rechter eiseres te gebieden het zonder toestemming van Primagaz vullen en/of doen vullen van gastanks die voorzien zijn van de aan haar toekomende merken te staken en gestaakt te houden (op straffe van een dwangsom). In eerdere instanties hebben zowel de rechtbank als het gerechtshof deze vordering toegewezen.
Merkgebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE
In cassatie bestrijdt eiseres het oordeel van het hof dat het vullen van een gastank waarop het merk van een ander is aangebracht, gebruik oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Deze klacht treft geen doel. Op basis van het arrest Shell/Walhout (Benelux Gerechtshof 20 december 1993, A92/1, ECLI:NL:XX:1993:AD2007, NJ 1994/637) is het volgens de Hoge Raad voldoende aannemelijk dat het vullen van een gastank als een merkenrechtelijk relevante handeling moet worden aangemerkt. Net als in die zaak gaat het in het onderhavige geval immers om een gasleverancier die in het kader van een handelsactiviteit een lege verpakking waarop het merk van een ander staat, (her)vult:
“3.4.4 In de onderhavige zaak is geen sprake van gasflessen, maar van een vaste gastank, die bij de afnemer is geplaatst en wordt gevuld. Het is niet voor redelijke twijfel vatbaar dat een dergelijke handeling in het licht van het arrest Shell/Walhout evenzeer dient te worden aangemerkt als gebruik in de zin van art. 2.20 leden 1 en 2 BVIE. Immers, ook in dat geval vult de gasleverancier een lege verpakking waarop het merk van een ander is aangebracht, met zijn eigen, soortgelijke waar (gas). Voorts is ook in geval van het vullen van een vaste gastank sprake van gebruik in het economisch verkeer. De gemerkte verpakking van Primagaz wordt immers gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (zie het hiervoor in 3.4.3 genoemde arrest Arsenal/Reed, punt 40). […]”
Onderdeel 2 bepleit dat uit de latere rechtspraak van het HvJEU volgt dat het arrest Shell/Walhout niet langer van toepassing is. Deze klacht slaagt evenmin. Anders dan eiseres betoogt, volgt uit het door eiseres aangehaalde arrest van het HvJEU in de zaak Viking/Kosan (C-46/10, ECLI:EU:C2011:485) wel degelijk dat ‘hervullen’ als merkgebruik kan worden aangemerkt:
“3.4.5 In de eerste plaats bevestigt het oordeel van het HvJEU in de (hiervoor in 3.3 genoemde) zaak Viking/Kosan dat in geval van hervulling met eigen gas van een gasfles waarop een ander een merkrecht heeft, sprake is van gebruik in de zin van grond a. In die zaak ging het om navulling door Viking van een composietfles met bijzondere kenmerken, ten aanzien waarvan Kosan een vormmerkrecht had verkregen, en waarop woord- en beeldmerken van Kosan waren aangebracht. Deze gasflessen kwalificeerde het HvJEU als “op zichzelf staande waren” met een “autonome economische waarde”, waarvoor de consument bij aankoop een prijs betaalde, en die zijn eigendom werden. Het HvJEU oordeelde dat in een dergelijk geval een afweging tussen enerzijds het belang van de merkhouder bij handhaving van zijn merkrechten en anderzijds het belang van de consument om ten volle te kunnen genieten van zijn eigendomsrecht en het belang van vrije mededinging op de navulmarkt, meebrengt dat het recht van de merkhouder met de verkoop van de fles aan de consument moet worden geacht te zijn uitgeput in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn (tenzij sprake zou zijn van gegronde redenen als bedoeld in lid 2 van die bepaling). In dit oordeel ligt besloten dat de hervulling van de gasflessen met gas van een ander dan de merkhouder ‘gebruik’ van het merk oplevert als bedoeld in art. 5 lid 1, aanhef en onder a, en lid 3, aanhef en onder a, van de Merkenrichtlijn. Art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn bepaalt immers dat het de merkhouder onder de daar genoemde omstandigheden niet vrijstaat het ‘gebruik’ van het merk te verbieden.”
Het beroep van eiseres op het arrest van het HvJEU in de zaak Winters/Red Bull (C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837) wordt eveneens verworpen. De omstandigheden van die zaak verschilden op belangrijke punten van die in het onderliggende geval:
“3.4.7 Het onderhavige geval onderscheidt zich van de zaak Winters/Red Bull doordat [eiseres] niet slechts technische diensten heeft verleend, benodigd voor het afvullen van de gastank, maar (met een van haar naam en logo voorziene tankauto) de tank van Primagaz met haar eigen, soortgelijke waar heeft gevuld. Voorts dient in aanmerking te worden genomen dat het oordeel van het HvJEU in de zaak Winters/Red Bull betrekking heeft op ‘grond b’, waarop de merkhouder zich pas kan beroepen indien bij het publiek verwarring kan ontstaan, en uitdrukkelijk in het midden heeft gelaten of het afvullen op een wijze als in die zaak aan de orde was, kan worden aangemerkt als het aanbrengen van de merktekens op de waren of hun verpakking in de zin van art. 5 lid 3, aanhef en onder a, van de Merkenrichtlijn (punt 34).”
Afbreuk functies merk
Naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJEU’) is voor de vaststelling van een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE (en de Europese equivalent van dat artikel) niet alleen vereist dat kan worden gesproken van ‘gebruik’, maar ook dat dit gebruik afbreuk doet aan de functies van het merk. Om die reden heeft het hof onderzocht of het door eiseres tot cassatie gemaakte gebruik van het merk afbreuk doet aan de merkenrechtelijke ‘herkomstaanduidings-’ en ‘kwaliteitsfuncties’ en geconcludeerd dat dit (inderdaad) het geval is. Eiseres heeft de gastank immers niet voorzien van een etiket waaruit blijkt dat het gas waarmee zij de tank heeft hervuld, afkomstig is van haarzelf. Derden die met de gastank worden geconfronteerd kunnen daarom de indruk krijgen dat de gastank gas bevat die afkomstig is van Primagaz, terwijl Primagaz noch de kwaliteit van het gas, noch de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en de door haar voorgestane gebruikelijke standaardcontroles kan waarborgen: Dit oordeel getuigt volgens de Hoge Raad niet van een onjuiste rechtsopvatting:
“3.4.9 Het hof heeft overeenkomstig het voorgaande onderzocht of het, zonder toestemming van Primagaz, door [eiseres] vullen van de gastank bij [betrokkene 1] met niet van Primagaz afkomstig gas, afbreuk kan doen aan de functies van het merk van Primagaz. Zijn bevestigende oordeel (in rov. 3.8.1 in verbinding met rov. 4.6 van het eindvonnis van de rechtbank) geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Daarbij is wat betreft de herkomstaanduidingsfunctie van belang dat (naar het hof onbestreden heeft vastgesteld) [eiseres] de gastank niet heeft voorzien van een etiket waaruit blijkt dat het gas waarmee zij de tank heeft gevuld afkomstig is van haarzelf en niet van Primagaz (zie ook hierna in 3.4.13). Aldus kan het publiek denken dat het in de tank aanwezige gas afkomstig is van Primagaz. Dat zodanige verwarring niet kon ontstaan bij [betrokkene 1] als afnemer van het gas omdat hij zelf dat gas bij [eiseres] heeft besteld is, anders dan in onderdeel 2 wordt betoogd, niet van belang. Immers, zoals de rechtbank, overgenomen door het hof, in rov. 4.6 van haar eindvonnis heeft overwogen, laat dat onverlet dat bij derden die met de gastank worden geconfronteerd, de indruk kan ontstaan dat de gastank gas bevat dat afkomstig is van Primagaz, terwijl Primagaz noch de kwaliteit van het gas, noch de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en de door haar voorgestane gebruikelijke standaardcontroles kan waarborgen. Aldus kan tevens afbreuk worden gedaan aan de kwaliteitsfunctie van haar merk.”
Uitputting
Onder verwijzing naar (wederom) het arrest HvJEU Viking/Kosan stelt eiseres tot slot dat Primagaz geen beroep op haar merkrecht zou toekomen, omdat haar merkrecht zou zijn ‘uitgeput’ in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE. Dit artikel bepaalt dat houders van een merk niet op kunnen treden tegen merkgebruik voor waren die door de houder zelf of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht. Ook deze klacht faalt. Anders dan in Viking/Kosan vertegenwoordigt de gastank uit het onderliggende geval namelijk geen zelfstandige economische waarde en is deze altijd eigendom van Primagaz gebleven. Van merkenrechtelijke uitputting is onder die omstandigheden geen sprake:
“3.4.11 [eiseres] stelt dat sprake is van uitputting en beroept zich daartoe op het arrest Viking/Kosan. Zoals hiervoor in 3.4.5 is overwogen, ging het in die zaak om het hervullen van gasflessen waarvan de vorm als merk was beschermd, die aan de consument waren verkocht en eigendom van de consument waren geworden, in welk geval volgens het HvJEU een afweging dient plaats te vinden tussen enerzijds het belang van de merk- of licentiehouder bij handhaving van het merkrecht en anderzijds het belang van de kopers van die flessen om ten volle van hun eigendomsrecht op die flessen te genieten, alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging. Het HvJEU nam daarbij in aanmerking dat de betrokken merk- en licentiehouder door de verkoop van de flessen de economische waarde daarvan had kunnen realiseren (punt 32). In zodanig geval prevaleren de voornoemde belangen van de kopers en het algemeen belang bij mededinging.
3.4.12 In het onderhavige geval staat vast dat de gastank eigendom is gebleven van Primagaz en dat deze gastank, anders dan de gasflessen waarom het ging in de zaak Viking/Kosan, in merkenrechtelijk opzicht geen zelfstandige economische waarde vertegenwoordigen: tussen partijen is niet in geschil dat de tank waar het in dit geding om gaat slechts dient te worden aangemerkt als verpakking (opslagtank) van de waar (gas).“
Afsluitend (en ten overvloede) merkt de Hoge Raad nog op dat, ook wanneer wél van uitputting kon worden gesproken, een eventueel beroep op artikel 2.23 lid 3 BVIE zou moeten worden afgewezen. Gelet op de ‘tenzij-clausule’ van dit artikel geldt de uitputtingsregel niet wanneer de merkhouder ‘gegronde redenen’ heeft om zich ook na uitputting tegen ongeautoriseerd merkgebruik te verzetten. Dergelijke gegronde redenen zijn onder meer aanwezig wanneer een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, gebruikt op een manier die de onterechte indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die derde. Nu eiseres geen gebruik heeft gemaakt van etikettering, noch op een andere manier duidelijk heeft gemaakt dat de tank is gevuld met gas dat van haar afkomstig is, zou een beroep op uitputting ook om die reden geen stand houden:
“3.4.13 Opmerking verdient dat, indien wel zou kunnen worden gezegd dat het merk van Primagaz is uitgeput, zij zich niettemin tegen het gebruik van dat merk zou kunnen verzetten indien zij daarvoor gegronde redenen heeft. Er is onder meer sprake van een gegronde reden wanneer een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, gebruikt op een wijze die de (onjuiste) indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die derde. In dat verband is van belang of door etikettering het ontstaan van zodanige indruk wordt vermeden (Viking/Kosan, punten 36, 37, 40 en 41). Nu tussen partijen vaststaat dat [eiseres] geen eigen etiket op de tank heeft aangebracht, noch anderszins op voor ieder kenbare wijze duidelijk heeft gemaakt dat de tank is gevuld met gas dat van haar afkomstig is en niet van Primagaz, kan het beroep op uitputting [eiseres] ook om die reden niet baten (zie ook hiervoor in 3.4.9).”
De overige klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Het beroep wordt verworpen.
