HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071 (Spirits International B.V. / Federale Staatsonderneming FKP Sojozplodoimport)
De kwade trouw van een derde die merkenrechten deponeert, wordt niet opgeheven door het enkele gedogen van dit depot door de rechthebbende van de merkenrechten. Bovendien kan degene die de merkenrechten verkrijgt te kwader trouw zijn, wanneer hij niet weet, maar wel behoort te weten dat een derde en niet hij tot het merk gerechtigd is.
Achtergrond
De hier te bespreken zaak betreft de vraag aan wie enkele Benelux-merkenrechten betreffende wodkamerken toekomen. Deze merken zijn in de jaren zeventig gedeponeerd door een staatsonderneming (VVO) van de toenmalige Sovjet-Unie. In 1991 is de private onderneming VAO opgericht, die in 1992 is ingeschreven als rechtsopvolger van VVO. In het Benelux-merkenregister is in 1993 aangetekend dat (enkele van) de merkrechten zijn overgegaan van VVO naar VAO. In 1999 zijn de merkrechten door (een rechtsopvolger van) VAO verkocht aan Spirits, eiseres tot cassatie. In geschil is of sprake is geweest van een rechtsgeldige verkrijging door Spirits. Onderdeel van dat geschil is of VVO indertijd rechtsgeldig is geprivatiseerd in VAO. De overdracht van de merkenrechten door de rechtsopvolger van VAO aan Spirits is in 2000 ingeschreven in het merkenregister.
In maart 2000 heeft president Poetin ingezet op het herstel en de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten op (onder meer) wodka. In de procedure die volgde tegen de rechtsopvolger van VAO besliste de Russische rechter dat VAO het resultaat was niet van “transformation” maar van “formation” en dat dus van rechtsopvolging van VVO geen sprake was. De daartegen door (de rechtsopvolger van) VAO ingediende klacht bij het EHRM had geen succes. Ook heeft de Russische rechter, in een andere procedure, de overeenkomst waarbij de merkenrechten zijn overgedragen (in een onherroepelijk geworden uitspraak) nietig verklaard.
In 2001 is FKP opgericht, een door de Russische Federatie opgerichte staatsonderneming en in deze procedure verweerder in cassatie. Deze onderneming heeft onder meer ten doel het herstel en de verdediging van de rechten van de Russische Federatie op alcoholische producten. FKP heeft een viertal merken gedeponeerd waarin de (volgens Spirits op grond van haar merkenrechten aan haar toekomende) tekens “Stolichnaya” en “Moskovskaya” zijn opgenomen. Spirits heeft conservatoir beslag doen leggen op een grote partij van FKP afkomstige, voor de Belgische markt bestemde flessen wodka met daarop het teken Moskovskaya.
Procedure in feitelijke instanties
Voor de rechtbank heeft FKP gevorderd Spirits te bevelen de tenaamstelling van de wodkamerken te wijzigen, Spirits te verbieden inbreuk te maken op de aan FKP toekomende merkenrechten en haar te veroordelen tot schadevergoeding. Spirits heeft in reconventie gevorderd FKP te verbieden inbreuk te maken op haar merkenrechten, haar te veroordelen tot schadevergoeding en de door FKP gedeponeerde merkenrechten nietig te verklaren.
De rechtbank heeft, bij tussenvonnis, geoordeeld dat Spirits niet rechthebbende is van de merkenrechten, omdat VVO niet rechtsgeldig is geprivatiseerd in een private onderneming en de merkenrechten dus zijn blijven toebehoren aan VVO. Spirits was volgens de rechtbank ten tijde van de overdracht van de merkrechten aan haar niet te goeder trouw ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van (de rechtsopvolger van) VAO. De rechtbank heeft de zaak naar de rol verwezen en verlof verleend voor het instellen van tussentijds hoger beroep.
Spirits heeft tussentijds appel ingesteld. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Volgens het hof was geen sprake van transformatie/privatisering van de oorspronkelijke staatsonderneming, was Spirits niet te goeder trouw ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO (de rechtsopvolger van VAO), zijn de merkenrechten derhalve niet overgegaan op Spirits en kan FKP op basis van een vordering tot afgifte op grond van artikel 3:296 BW de merken terugvorderen. Van verjaring van het beroep van FKP op de afwezigheid van de rechtsgeldige transformatie is volgens het hof geen sprake en ook heeft FKP niet haar recht verwerkt om een beroep te doen op het ontbreken van goede trouw bij Spirits. Het hof heeft tussentijds cassatieberoep tegen deze uitspraak opengesteld.
Kwade trouw in merkenrechtelijke zin
In cassatie heeft Spirits (onder meer) betoogd dat het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van het begrip “kwade trouw”, zoals dat naar voren komt in artikel 14bis lid 1 van de Benelux Merkenwet (BMW) in verbinding met artikel 4, aanhef en onder 6, BMW. Dat artikel bepaalt dat geen recht op een merk wordt verkregen door een depot te kwader trouw, tenzij de rechthebbende van de merken daarin toestemt. Die toestemming, zo betoogt het onderdeel, behoeft niet uitdrukkelijk te zijn gegeven. In het onderhavige geval zou voldoende zijn dat VVO met het depot instemde, in die zin dat zij wist van het depot en daartegen geen bezwaar had. De Hoge Raad oordeelt dat het onderdeel faalt:
“Daarbij verdient opmerking dat de “toestemming” volgens de laatstgenoemde bepaling dient te worden “verleend”, hetgeen duidt op meer dan enkel gedogen, en dat die toestemming dienst doet om de (subjectieve) kwade trouw van de deposant op te heffen, hetgeen erop wijst dat die deposant van de toestemming op de hoogte zal moeten zijn.”
Voorts is geklaagd tegen het feit dat het hof zich heeft verenigd met het oordeel van de rechtbank dat de directeur van ZAO, gelet op zijn positie en betrokkenheid bij de overdracht van de merken, gerede twijfel had moeten hebben omtrent de rechtmatigheid van de verkrijging van de merken en dat daarom het depot te kwader trouw is verricht. Het hof zou blijk hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat voor kwade trouw vereist zou zijn dat het gaat om een opzettelijke, frauduleuze inbezitneming met de daadwerkelijke positieve wetenschap van de onrechtmatigheid daarvan. Het ontbreken van goede trouw, brengt nog geen kwade trouw in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6, BMW mee.
De Hoge Raad stelt bij de beoordeling van dit onderdeel voorop dat, voor de vraag of sprake is van “kwade trouw” in de zin van dit artikel niet beslissend is welke inhoud aan dit begrip wordt gegeven naar nationaal recht, maar dat het merkenrechtelijke begrip “kwade trouw” op grond van de harmoniserende richtlijn 2008/95/EG een autonoom begrip van Unierecht vormt, dat eenvormig moet worden uitgelegd. Uit twee arresten van het Hof van Justitie van de EU (Malaysia Dairy Industries en Lindt & Sprüngli) volgt dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van merkenrechtelijke kwade trouw, acht moet worden geslagen op de omstandigheden van het concrete geval, en dat onder omstandigheden ook van kwade trouw sprake kan zijn als de aanvrager niet weet, maar wel behoort te weten dat een derde tot het merk gerechtigd is. Op grond hiervan kan, aldus de Hoge Raad, de door het onderdeel bepleite eis van positieve wetenschap niet worden gesteld voor het aannemen van kwade trouw.
Verjaring van de vordering en het toepasselijk recht
In verband met het beroep van Spirits op verjaring van de vordering tot wijziging van de tenaamstelling van de merkenrechten, heeft het hof overwogen dat deze vordering dient te worden aangemerkt als een vordering tot afgifte van de VO-merken die van goederenrechtelijke aard is. Die vordering wordt, aldus het hof, beheerst door Nederlands recht en verjaart door verloop van twintig jaren.
Spirits heeft in cassatie betoogd dat de vordering tot afgifte van een merk werd bestreken door de BMW, die daartoe in de regeling betreffende nietigverklaring van een depot te kwader trouw een uitputtend stelsel bevatte. Een vordering tot afgifte van de VO-merken op basis van artikel 3:296 BW zou derhalve niet mogelijk zijn. De Hoge Raad oordeelt dat dit onderdeel faalt, omdat de vordering van FKP niet ertoe strekt dat depots worden nietig verklaard omdat ze te kwader trouw zouden zijn verricht, maar ertoe strekt de tenaamstelling van depots in overeenstemming te brengen met de werkelijke rechtstoestand, omdat geen geldige verkrijging van merkrechten heeft plaatsgevonden. De BMW bood, aldus de Hoge Raad, geen mogelijkheid om een zodanige wijziging van tenaamstelling af te dwingen.
Voorts zou het hof volgens Spirits hebben miskend dat de bevoegdheid om een beroep te doen op ongeldigheid van de transformatie van VVO naar Russisch recht is verjaard, en dat dit noodzakelijkerwijze meebrengt dat de vordering van FKP moet worden afgewezen. De Hoge Raad verwerpt deze klacht, omdat het hof niet heeft geoordeeld over een beroep op ongeldigverklaring naar Russisch recht van een transformatie die bij het ontbreken van een zodanig beroep geldig zou zijn. Het hof heeft geoordeeld dat de merkrechten destijds niet onder algemene titel zijn overgegaan op VAO omdat naar Russisch recht geen sprake was van een transformatie naar VVO in VAO (en VVO is dus blijven voortbestaan). Daaruit volgt, aldus de Hoge Raad, dat VVO rechthebbende op de merkrechten is gebleven. Voorts heeft het hof, aldus de Hoge Raad, overwogen dat niet is gesteld of gebleken dat anderszins sprake is geweest van een rechtsopvolging van VVO door VAO waardoor de merkrechten onder algemene titel zijn overgegaan of dat sprake is geweest van een overdracht van die rechten door VVO aan VAO.
“In deze overweging ligt besloten dat niet is gesteld of gebleken dat de verjaring naar Russisch recht van de mogelijkheid om een beroep te doen op de ongeldigheid van de transformatie, alsnog volgens dat recht heeft geleid tot een verkrijging van de VO-merkrechten door VAO. Het oordeel van het hof dat (de verjaring naar Russisch recht van de) mogelijkheid om ongeldigheid van de transformatie in te roepen, losstaat van de (verjaring naar Nederlands recht van) de onderhavige vordering tot wijziging van de tenaamstelling, getuigt dan ook niet van een onjuiste rechtsopvatting.”
De Hoge Raad verwerpt dus het cassatieberoep van Spirits, overeenkomstig de conclusie van A-G Wissink.
Spirits werd in cassatie bijgestaan door Martijn Scheltema.
