HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:268 (A/Basil)
1. Het staat de appelrechter vrij een in eerste aanleg uitgesproken veroordeling in hoger beroep te vervangen door eenzelfde veroordeling, berustend op een andere rechtsgrond, met handhaving van de datum van ingang waarvoor de eerste veroordeling gold, ook als daaraan een dwangsom is verbonden, mits de veroordeling op de nieuwe rechtsgrond niet meer of andere gedragingen bestrijkt dan de eerdere.
2. Met de beperkte bescherming van art. 19 lid 2 GModVo (het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel) is beoogd het gebruik te beletten van modellen die, beantwoordend aan de maatstaf van art. 10 lid 1 GModVo, zijn ontleend aan het ingeroepen model.
Inbreuk op auteursrecht en/of niet-ingeschreven modelrecht?
Basil is fabrikant van rotan fietsmanden, en klaagt concurrent A aan omdat zij met haar manden inbreuk zou maken op de auteurs- en modelrechten op de manden van Basil. De voorzieningenrechter oordeelt dat A auteursrechtinbreuk maakt en wijst een verbodsvordering toe met enkele nevenvorderingen, waaraan een dwangsom was verbonden. Dat sprake zou zijn van een inbreuk op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht van Basil, valt volgens de voorzieningenrechter echter niet in te zien.
Het hof draait het om: geen auteursrechtinbreuk, omdat een “persoonlijk stempel van de maker” ontbreekt, zodat de manden niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Wel voldoen de manden volgens het hof aan de criteria voor een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel.
Het hof vernietigt het op het auteursrecht gegronde verbod en vervangt dit door een op het niet-ingeschreven modelrecht, maar bekrachtigt de in eerste aanleg uitgesproken dwangsomveroordeling, “met dien verstande dat deze beslissingen hun grondslag hebben in inbreuk op de aan Basil toekomende niet-geregistreerde modelrechten op de Basil Denton fietsmand“.
Dwangsom met terugwerkende kracht op andere grondslag
A klaagt in cassatie dat het hof de dwangsomveroordeling niet had mogen bekrachtigen. Door die bekrachtiging is immers met terugwerkende kracht een dwangsom verbonden aan een verbodsvordering op een heel andere grondslag. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is het met terugwerkende kracht verbinden van een dwangsom aan een andere veroordeling dan in eerste aanleg niet toegestaan, omdat het in strijd is met de rechtszekerheid en ook niet strookt met het karakter van de dwangsom als prikkel tot nakoming van de veroordeling. Zie bijvoorbeeld het arrest Telfort/Scaramea en deze beschikking van de Hoge Raad over een omgangsregeling.
Maar zo’n situatie doet zich volgens de Hoge Raad nu niet voor: het verbod en de nevenveroordelingen waar de dwangsom aan gekoppeld is, hebben weliswaar een andere grondslag dan in eerste aanleg (modelrecht in plaats van auteursrecht), maar de inhoud van de veroordelingen is hetzelfde (de termijn voor het verbod is zelfs korter).
“3.3.2 […]
Het staat de appelrechter vrij een in eerste aanleg uitgesproken veroordeling in hoger beroep te vervangen door eenzelfde veroordeling, berustend op een andere rechtsgrond, met handhaving van de datum van ingang waarvoor de eerste veroordeling gold, ook als daaraan een dwangsom is verbonden, mits de veroordeling op de nieuwe rechtsgrond niet meer of andere gedragingen bestrijkt dan de eerdere. Dan treft de in hoger beroep uitgesproken veroordeling immers geen andere handelingen dan die de gedaagde na de in eerste aanleg uitgesproken veroordeling ook al gehouden was te verrichten of na te laten.
3.3.3
De Gemeenschapsmodellenverordening biedt ingevolge art. 19 lid 2 aan niet-ingeschreven modellen slechts dan bescherming, indien het aangevochten gebruik van het model voortvloeit uit het namaken van het beschermde model. Dat brengt mee dat, ook met inachtneming van hetgeen hierna wordt overwogen met betrekking tot onderdeel 3, de gedragingen waartegen de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel zich kan verzetten in alle gevallen ook als inbreukmakend op een auteursrecht gelden. Ook voor de door het hof bekrachtigde nevenveroordelingen geldt dat zij het verrichten van bepaalde handelingen bevelen (terugroeping van producten en plaatsing van een rectificatie) die voor het geval van inbreuk op auteursrechten en dat van inbreuk op niet-geregistreerde modelrechten eender zijn. Het hof heeft de veroordeling bovendien, gelet op art. 11 lid 1 GModVo, beperkt tot gebruik gedurende drie jaren na de hiervoor in 3.1 onder (iii) vermelde datum. Van een ‘andere veroordeling’ als bedoeld in het arrest HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3437, NJ 2003/343 is daarom geen sprake.”
Ook waarnemend A-G Hammerstein was tot deze conclusie gekomen. De redenering is dus: als in hoger beroep een veroordeling wordt bekrachtigd onder verbetering van gronden, dan bestond er op zichzelf ten tijde van de uitspraak in eerste aanleg wel een (andere) grond waarop dezelfde veroordeling gebaseerd had kunnen zijn, dus als de rechter in eerste aanleg het direct goed gedaan had was had de veroordeelde dezelfde veroordeling moeten nakomen als hij nu heeft hoeven doen.
Ik sta even iets langer stil bij dit oordeel. In eerste aanleg was een dwangsom opgelegd, maar op een grondslag die in appel door het hof is verworpen, terwijl de grondslag die het hof aanwezig achtte nu juist in eerste aanleg was verworpen. Het oordeel van hof en Hoge Raad leidt dus tot goedkeuring van een dwangsom over het verleden, omdat de voorzieningenrechter op een andere grondslag tot hetzelfde resultaat had kunnen komen. Nu geldt zoiets altijd wanneer een vonnis wordt bekrachtigd met verbetering van gronden, maar anders dan, bijvoorbeeld, een veroordeling tot nakoming of tot betaling van een geldsom die in hoger beroep op andere gronden in stand blijft, is een dwangsom vooral een prikkel tot nakoming. Om achteraf te oordelen dat een vonnis had moeten worden nagekomen terwijl tegelijkertijd wordt vastgesteld dat dat vonnis onjuist was (maar de uitkomst juist), lijkt ergens tegenstrijdig.
Niet-ingeschreven gemeenschapsmodel
Dan was nog de beschermingsomvang van het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel aan de orde. Art. 19, lid 1 en 2 GModVo luidt:
“1. Een ingeschreven Gemeenschapsmodel verleent aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel.
2. Aan een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is voor de houder echter alleen het recht verbonden om de in lid 1 genoemde handelingen te beletten, als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model.
Het aangevochten gebruik wordt niet beschouwd als voortvloeiende uit het namaken van het beschermde model indien dit gebruik voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende.”
A betoogde in cassatie dat het hof heeft miskend dat het begrip “namaken” in lid 2 moet worden uitgelegd als beperkt tot het vervaardigen van een één-op-één-kopie. De Hoge Raad verwerpt deze opvatting:
“[Uit art. 19 GModVo] blijkt – zoals, gelet op de punten 37 en 38 daarvan, ook besloten ligt in het arrest HvJEU 13 februari 2014, zaak C-479/12, ECLI:EU:C:2014:75 (Gautzsch/Duna) – dat met de beperkte bescherming van art. 19 lid 2 GModVo is beoogd het gebruik te beletten van modellen die, beantwoordend aan de maatstaf van art. 10 lid 1 GModVo, zijn ontleend aan het ingeroepen model.
Ook onderdeel 3.2, dat verlangt dat voor ‘namaak’ sprake moet zijn van afwezigheid van (duidelijke) verschillen, mist daarom doel.”
A is in cassatie bijgestaan door Martijn Scheltema en in feitelijke instanties door Peter Lodestijn.
