HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1942
(i) De Hoge Raad legt in dit arrest uit hoe de bewijslastverdeling is bij een beroep op de merkenrechtelijke uitputtingsregel. Daarbij gaat de Hoge Raad ook in op het arrest Van Doren/Lifestyle van het Hof van Justitie.
(ii) Daarnaast verduidelijkt de Hoge Raad dat bij een veroordeling van twee of meer partijen tot betaling van de proceskosten, uitgangspunt is dat zij hoofdelijk zijn verbonden tot nakoming van die veroordeling. Dit geldt ook als dat niet gevorderd is.
Feiten en achtergronden
Converse was houder van verschillende Benelux-merken, zoals CONVERSE en ALL STAR. In deze procedure vordert Converse een verklaring voor recht dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op haar merkrechten. Die vordering is gebaseerd op art. 2.20 BVIE, dat de merkhouder – kort gezegd – het recht geeft om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk.
Als verweer tegen deze vorderingen wordt door gedaagden onder meer aangevoerd dat de merkrechten van Converse zouden zijn uitgeput. Daarmee doen zij een beroep op de in art. 2.23 lid 3 BVIE opgenomen uitputtingsregel. Op grond van de uitputtingsregel omvat het recht van de merkhouder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.
De rechtbank heeft de vorderingen van Converse afgewezen. In hoger beroep wijst het hof de vorderingen echter toe. Daarbij gaat het hof voorbij aan het beroep van gedaagden op de uitputtingsregel.
Uitputting van het merkrecht en bewijslast
Het hof heeft in dat verband onder meer overwogen dat de bewijslast met betrekking tot de gestelde uitputting van het merkrecht op gedaagden rust. Tegen dat oordeel wordt in cassatie opgekomen, onder verwijzing naar het arrest Van Doren/Lifestyle van het Hof van Justitie.
De Hoge Raad stelt voorop dat de stelling van de gedaagde dat de merkrechten waarop de merkhouder zich beroept zijn uitgeput, een bevrijdend verweer is. Dat betekent dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van die stelling op grond van art. 150 Rv in beginsel op de gedaagde rusten.
Vervolgens gaat de Hoge Raad in op het arrest Van Doren/Lifestyle van het Hof van Justitie. Uit dat arrest blijkt dat een bewijsregel waarbij het aan gedaagde is om te bewijzen dat het merkrecht is uitgeput, in overeenstemming is met het Europese (merken)recht. Onder bepaalde omstandigheden kan er echter aanleiding zijn om de bewijsregel in een concreet geval aan te passen. Daarvoor bestaat aanleiding als anders de bescherming van het vrije verkeer van goederen in het gedrang komt. Om dat vast te stellen is nodig dat de gedaagde aantoont dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd als hij de voorwaarden voor uitputting zelf moet bewijzen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, zo blijkt uit het arrest Van Doren/Lifestyle.
De Hoge Raad verduidelijkt dat dit – anders dan in cassatie door gedaagden was bepleit – niet betekent dat steeds wanneer sprake is van een exclusief distributiesysteem er automatisch ook een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd als gedaagde zelf de voorwaarden voor uitputting moet bewijzen. Dat laatste moet door de gedaagde worden aangetoond, óók als sprake is van een exclusief distributiesysteem. Zie hierover ook meer uitgebreid de conclusie van A-G Van Peursem, onder 2.10-2.16.
Het oordeel van het hof is dan ook in lijn met het arrest Van Doren/Lifestyle. De cassatieklachten die zijn gericht tegen het oordeel van het hof over de bewijslastverdeling worden door de Hoge Raad verworpen.
Uit het arrest Van Doren/Lifestyle volgt verder nog dat, als (i) gedaagde erin slaagt aan te tonen dat er reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd als gedaagde zelf de voorwaarden voor uitputting moet bewijzen, (ii) de merkhouder vervolgens moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Als de merkhouder dat aantoont, is het (iii) weer aan gedaagde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.
Proceskosten bij hoofdelijke veroordeling
In deze zaak had het hof de gevorderde hoofdelijkheid van de veroordeling van gedaagden in de proceskosten afgewezen. Tegen dit oordeel waren in cassatie ook klachten gericht. De Hoge Raad stelt bij de behandeling van die klachten het volgende voorop:
“Bij een veroordeling van twee of meer partijen tot betaling van de proceskosten, geldt als uitgangspunt dat zij ieder voor het geheel aansprakelijk zijn en dus hoofdelijk zijn verbonden tot nakoming van die veroordeling. Daartoe is niet vereist dat de in het gelijk gestelde partij heeft gevorderd of verzocht dat de veroordeling van de wederpartijen in de proceskosten hoofdelijk zal worden toegewezen. De rechter kan in de omstandigheden van het geval aanleiding zien om anders te bepalen, bijvoorbeeld als de in de kosten te veroordelen partijen niet bij dezelfde advocaat of gemachtigde zijn verschenen en geen gelijkluidend verweer hebben gevoerd.”
Het oordeel van het hof dat de gevorderde hoofdelijkheid in dit geval moet worden afgewezen verhoudt zich hier niet mee. Het hof heeft onvoldoende gemotiveerd waarom moet worden afgeweken van het uitgangspunt dat de veroordeling van twee of meer partijen tot betaling van de proceskosten hoofdelijk is. Een onderbouwing van de gewenste hoofdelijkheid is, anders dan het hof had aangenomen, immers niet vereist, en zonder nadere motivering valt ook niet in te zien waarom de omstandigheid dat gezamenlijk verweer is gevoerd rechtvaardigt dat wordt afgeweken van genoemd uitgangspunt, zo overweegt de Hoge Raad. De Hoge Raad doet op dit punt de zaak zelf af, en veroordeelt gedaagden alsnog hoofdelijk in de proceskosten.
Het arrest van de Hoge Raad is in lijn met de conclusie van A-G Van Peursem.
