19 Februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:271
De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de vraag wanneer sprake is van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, waardoor de merkhouder zijn merkrecht niet kan inroepen tegen de derde die gebruik maakt van dat recht.
De zaak
Het geschil dat aan dit arrest ten grondslag ligt, speelt binnen een familie die (al enkele generaties lang) verschillende touringcarbedrijven exploiteert. De touringcarbedrijven van eiseres tot cassatie en verweerders in cassatie gebruiken dezelfde (familie)naam of varianten daarop als handelsnaam (zie voor een schematisch overzicht de conclusie van A-G Van Peursem, onder 2.10).
Eiseres is daarnaast ook houder van een met deze naam verband houdend woordmerk, dat is ingeschreven voor onder meer diensten van een touringcarbedrijf. In deze procedure vordert zij onder meer een bevel voor verweerders om de inbreuk op dit woordmerk te staken. Verweerders verweren zich hiertegen met een beroep op art. 2.23 lid 2 (oud) van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Die bepaling regelt dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, dat is erkend ingevolge het recht van een van de landen van de Benelux. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een regionaal gevoerde handelsnaam.
Het hof Den Haag honoreert dit verweer en wijst de vordering van eiseres af.
Gerede twijfel over een “ouder recht”
In cassatie ligt aan de Hoge Raad vervolgens de vraag voor wanneer sprake is van een “ouder recht” in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Daarbij komt het aan op de uitleg van die bepaling.
Bij die uitleg is van belang dat art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE een implementatie is van de (inmiddels ingetrokken) Merkenrichtlijnen 89/104/EEG en 2008/95/EG. Gelet op het moment waarop deze zaak is begonnen, is laatstgenoemde richtlijn van toepassing op deze zaak. Dat betekent dat art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE in deze zaak in het licht van Merkenrichtlijn 2008/95/EG moet worden uitgelegd. Volgens de Hoge Raad:
“bestaat gerede twijfel over het antwoord op de vraag wanneer aangenomen mag worden dat sprake is van een “ouder recht” in de zin van art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG.”
Die gerede twijfel is vooral erin gelegen of voor het aannemen van een “ouder recht” (i) voldoende is dat een derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht (zoals het hof in deze zaak heeft geoordeeld), of (ii) dat daarnaast ook is vereist dat volgens de nationale wetgeving op grond van dit oudere recht, het gebruik dat de merkhouder van het merk maakt, kan worden verboden. De Hoge Raad ziet voor die laatste uitleg aanknopingspunten in Merkenrichtlijn 2008/95/EG en de latere Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436 , maar in de totstandkomingsgeschiedenis van de eerdere Merkenrichtlijn 89/104/EEG ziet de Hoge Raad juist weer een aanknopingspunt voor de eerste lezing. Dit brengt de Hoge Raad tot het stellen van prejudiciële vragen op dit punt.
Een nog ouder “ouder recht”?
In dit verband is verder volgens de Hoge Raad ook nog onduidelijk of voor het kunnen aannemen van een “ouder recht” nog van belang is of de merkhouder zelf een nóg ouder “ouder recht” heeft. Eveneens is onduidelijk of, als de merkhouder zelf een nog ouder “ouder recht” heeft, van belang is of de merkhouder met dat nog oudere “ouder recht” het gebruik door de ander van het “ouder recht” op het moment dat het beroep op het merkrecht wordt gedaan, (nog) kan verbieden.
Dit punt is in deze zaak relevant, omdat (i) het hof heeft vastgesteld dat eiseres nog oudere handelsnaamrechten heeft dan verweerders, en (ii) de Hoge Raad de klachten gericht tegen het oordeel dat eiseres haar rechten ten aanzien van die nog oudere handelsnaamrechten heeft verwerkt, verwerpt met art. 81 RO. Uitgangspunt is dus dat eiseres een nog ouder “ouder recht” heeft dan verweerders, maar dat zij met dat recht het gebruik door verweerders van het “ouder recht” niet kan verbieden.
De prejudiciële vragen
De Hoge Raad stelt – nadat door eiseres op een klein punt nog een aanvulling op de door de Hoge Raad eerder geformuleerde prejudiciële vragen was voorgesteld – de volgende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie:
“1. Is voor de vaststelling dat sprake is van een “ouder recht” van een derde als bedoeld in art. 6 lid 2 van de ingetrokken richtlijn 2008/95/EG
a) voldoende dat die derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht; of
b) vereist dat die derde op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving, het gebruik van het merk door de merkhouder kan verbieden?
2. Is bij de beantwoording van vraag 1 nog van belang of de merkhouder een nog ouder (in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend) recht heeft ten aanzien van het als merk ingeschreven teken en zo ja, is dan van belang of de merkhouder op grond van dit nog oudere erkende recht het gebruik door de derde van het gestelde “ouder recht” kan verbieden?”
Ook A-G Van Peursem had geconcludeerd tot het stellen van hierop gerichte prejudiciële vragen.
De uitkomst van deze prejudiciële procedure is ook van belang voor het huidige recht, omdat in art. 13 lid 3 van de Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436 en art. 2.23 lid 2 BVIE vrijwel gelijkluidende bepalingen zijn opgenomen.
Verweerders worden in cassatie bijgestaan door Sikke Kingma en Jerre de Jong.
