HR 7 november 2025, ECLI:NL:HR:2025:1654
De Hoge Raad gaat in op de verhouding tussen de b-grond (verwarringsgevaar) en de c-grond (ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan onderscheidend vermogen zonder geldige reden) in het merkenrecht, in het bijzonder met betrekking tot de voor ieder van die gronden benodigde mate van overeenstemming.
Achtergrond
Deze procedure is aanhangig gemaakt door Puma, die zich onder meer bezig houdt met het ontwerpen en verkopen van (sport)schoenen, en richt zich tegen Monshoe, een groothandel in schoenen, die zij deels ook zelf ontwerpt en ontwikkelt. Puma meent dat Monshoe inbreuk maakt op haar merken en vordert, kort gezegd, dat Monshoe het gebruik van het (vermeende) inbreukmakende teken moet staken.
C-grond: ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan onderscheidend vermogen
De vordering van Puma is allereerst gebaseerd op de zogeheten ‘c-grond’ (art. 2:20 lid 2 sub c Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom en art. 9 lid 2 sub c Verordening inzake het Uniemerk). De c-grond houdt in dat de houder van een bekend merk het gebruik van een met dat merk overeenstemmend teken kan verbieden, als door het gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Het hof is tot het oordeel gekomen dat van handelen in strijd met deze grond geen sprake is: de mate van overeenstemming tussen de merken van Puma en het teken van Monshoe is volgens het hof namelijk te gering voor het publiek om het vereiste verband te leggen. Dat oordeel is in cassatie niet bestreden.
B-grond: verwarringsgevaar
Verder is de vordering van Puma gebaseerd op de zogeheten ‘b-grond’ (art. 2:20 lid 2 sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom en art. 9 lid 2 sub b Verordening inzake het Uniemerk). Deze grond houdt in dat de merkhouder gebruik van een teken met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten kan verbieden als daardoor, kort gezegd, bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat.
Het hof was tot de slotsom gekomen dat, nu de mate van overeenstemming tussen de merken van Puma en het teken van Monshoe te gering is (zoals geoordeeld in het kader van de c-grond), ook van verwarringsgevaar (de b-grond) geen sprake is. Tegen dit oordeel wordt in cassatie opgekomen. Geklaagd wordt dat het hof, na te hebben vastgesteld dat enige mate van overeenstemming bestaat tussen de merken en het teken, bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar ook andere factoren had moeten betrekken.
De Hoge Raad stelt voorop dat op zichzelf juist is dat, zodra tussen het teken en het merk een zekere mate van overeenstemming wordt vastgesteld (ook al is die maar gering), moet worden beoordeeld of verwarringsgevaar bestaat. Ook bij een geringe mate van overeenstemming kan namelijk toch verwarringsgevaar bestaan vanwege de aanwezigheid van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het ingeroepen merk. Volgens de Hoge Raad heeft het hof dat echter niet miskend.
In dat kader wijst de Hoge Raad erop dat het oordeel van het hof erop neerkomt dat, waar het relevante publiek bij het zien van het teken op de schoenen van Monshoe niet denkt aan de merken van Puma (zoals onder de c-grond is vereist), het publiek ook niet zal kunnen menen dat de schoenen van Monshoe afkomstig zijn van Puma (zoals de b-grond vereist). Hierin ligt besloten dat de andere relevante factoren niet tot een andere conclusie kunnen leiden. De Hoge Raad overweegt dat dit ook in overeenstemming is met de rechtspraak van het Hof van Justitie:
“Deze houdt immers in dat voor het kunnen vaststellen van gevaar voor verwarring (de b-grond) een sterkere mate van overeenstemming tussen merk en teken is vereist dan nodig is voor een inbreuk op de c-grond. Wat betreft de c-grond volstaat dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ook als beide niet met elkaar worden verward. Wat betreft de b-grond is een dergelijk verband niet voldoende; daarenboven dient te worden vastgesteld dat het door het publiek gelegde verband leidt tot verwarringsgevaar.”
De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep. Dat strookt met de conclusie van A-G Van Peursem.
