HR 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:397 (AFC Ajax/Promosports)
Een beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar (art. 2.20 lid 1 sub b BVIE) of verband (sub c) kan slechts achterwege blijven indien in geen enkel opzicht overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk en het beweerd inbreuk makende teken. Vertonen merk en teken daarentegen een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming, dan dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken, het betrokken publiek merk en teken met elkaar kan verwarren of een verband tussen beide legt, op grond van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of reputatie van het merk.
Of een teken zodanig op een merk lijkt dat het daarop inbreuk maakt, is een grotendeels feitelijke vraag, waar de Hoge Raad dus niet snel in zal treden. De Hoge Raad controleert wel hoe – volgens welke maatstaf – het teken en het merk met elkaar moeten worden vergeleken.
AFC Ajax N.V. is een beursgenoteerde vennootschap die zich onder meer bezighoudt met het maken van reclame, het verkopen van televisierechten en de handel in merchandisingartikelen. Bij de Amsterdam Arena verkoopt het kraampje van Promosports onder meer Ajax-merchandising. Sommige merchandising is geen Ajax-waar, maar wekt volgens Ajax wel die indruk, bijvoorbeeld het vest hieronder (links), waarvan het label onder “FANSPORT, FANWEAR FOR FANS” vermeldt dat het om “official licensed products” gaat, maar waarop niet het Ajax-logo of de naam Ajax staat, of het hieronder (rechts) afgebeelde daarop gelijkende vest:
Ajax verkoopt in haar webshop ook rood-witte kleding, en heeft in dat verband onder meer de volgende beeldmerken geregistreerd:
Volgens Ajax maken bovenstaande vesten inbreuk op haar beeldmerken. In het bijzonder beriep zij zich op de artikelen 2.20 lid 1 sub b (onrechtmatig verwarringsgevaar) en c BVIE (meeliften op de reputatie van een bekend merk). Het hof wees de vorderingen af:
“[…] Wel brengt het feit dat het om (concrete) beeldmerken gaat mee dat de beschermingsomvang van deze merken is gerelateerd aan de concrete grafische voorstelling daarvan – een rechthoekig wit vlak met daarop in het midden een (in een specifieke verhouding tot de flankerende witte vlakken) brede rode baan aangebracht, respectievelijk (de voorzijde van) een wit shirt zonder kraag en met korte mouw waarop een brede rode baan is aangebracht – en in zoverre beperkter is dan Ajax kennelijk voor ogen staat. Anders dan Ajax meent strekt de beschermingsomvang van de merken niet tot het weren van ieder wit kledingstuk waarop aan de voorzijde een brede rode baan is aangebracht, maar waarvan de contouren van de witte vlakken niet, althans niet op gelijke wijze als in de grafische voorstelling, zijn afgebakend.
Het hof is van oordeel dat het vest dat inzet is van het onderhavige geding noch voldoende gelijkenis vertoont met de onder nummer 600269 ingeschreven in vlakken verdeelde rechthoek noch met het onder nummer 600270 ingeschreven (afbeelding van een) shirt om tot relevante overeenstemming te concluderen en het vest derhalve niet als daarop inbreukmakend kan worden beschouwd. Dit brengt mee dat de op merkenrechtelijke grondslag gebaseerde vorderingen van Ajax betreffende de rood-wit merken terecht zijn afgewezen.”
Net als A-G Van Peursem oordeelt de Hoge Raad dat het hof niet de juiste maatstaf heeft aangelegd. De gronden van art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE moeten worden uitgelegd conform de gelijkluidende art. 5 lid 1 sub b en lid 2 Merkenrichtlijn, waar men dezelfde criteria tegenkomt als in art. 9 lid 1, sub b en c Gemeenschapsmerkenverordening. In de rechtspraak van het HvJEU over inbreukmakend verwarringsgevaar (de Hoge Raad haalt het arrest Specsavers/Asda uit 2013 aan) gaat het, kort gezegd, om een globale beoordeling van de waren, waarbij het gaat om de totaalindruk op de gemiddelde consument, en waarbij vooral rekening gehouden moet worden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook voor de beoordeling van kielzogvaren (meeliften op de reputatie van een bekend merk) komt het aan op een globale beoordeling. Daarbij zijn vooral de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk van belang.
Het oordeel van het hof laat zich niet lezen als een globale vergelijking gemaakt tussen teken en merk, maar eerder als een vergelijking op details. Uit de vaststelling van het hof dat het vest onvoldoende gelijkenis vertoont om tot relevante overeenstemming te concluderen, blijkt dat het hof in elk geval wel enige gelijkenis heeft gezien. Maar dan geldt, aldus de Hoge Raad, het volgende:
“Een beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar (sub b) of verband (sub c) kan slechts achterwege blijven indien in geen enkel opzicht overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk en het beweerd inbreuk makende teken. Vertonen merk en teken daarentegen een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming, dan dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken, het betrokken publiek merk en teken met elkaar kan verwarren of een verband tussen beide legt, op grond van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of reputatie van het merk.”
De Hoge Raad instrueert het hof na verwijzing om te onderzoeken:
“of, gelet op de door Ajax in dit verband gestelde omstandigheden, gevaar voor verwarring bestaat als bedoeld in art. 2.20 lid 1, aanhef en sub b BVIE, respectievelijk of de rood-wit merken kunnen worden beschouwd als bekende merken in de zin van art. 2.20 lid 1, aanhef en sub c BVIE en of sprake is van een zodanige mate van overeenstemming dat het relevante publiek een verband legt tussen de vesten en de rood-wit merken.”
