HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB / Novisem)
(1) Gelet op de strekking van art. 6 Handhavingsrichtlijn is aan het vereiste van het bestaan van een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 1019a Rv jo. art. 843a Rv niet reeds voldaan indien (dreigende) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is gesteld. Degene die exhibitie vordert dient zodanig feiten en omstandigheden te stellen én met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat een inbreuk is of dreigt te worden gemaakt.
(2) Van ’te koop aanbieden’ in de zin van art. 57 jo. art. 1, aanhef en onder g Zaaizaad- en plantgoedwet (ZPW) is ook sprake indien het aanbod plaatsvindt onder het voorbehoud dat levering, in verband met nog geldende kwekersrechten, nog niet mogelijk is.
Kwekersrechten op knolselderij
Eiseres tot cassatie AIB, is een belangenvereniging in de kwekersbranche. In deze kortgedingprocedure vertegenwoordigt zij Bejo en Nunhems, rechthebbenden van twee respectievelijk één kwekersrecht(en) op een knolselderij-soort. De inzet van het kort geding is een exhibitievordering, gegrond op een vermeende (toekomstige) inbreuk van verweerster in Cassatie, Novisem, op de kwekersrechten van Bejo en Nunhems. Hieraan is een bewijsbeslag voorafgegaan; de vordering in kort geding strekt tot inzage in en afschrift van de in beslag genomen bescheiden.
De voorzieningenrechter wees de vordering af omdat niet was gebleken van een redelijk vermoeden van de gestelde inbreuk. Het hof volgt de voorzieningenrechter hierin. Het hof stelt ter motivering voorop dat tussen partijen niet in geschil is dat AIB, als een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk bestaat, recht heeft op inzage in de op die inbreuk betrekking hebbende bescheiden. Het hof merkt verder op dat het geen wezenlijk inhoudelijk verschil ziet tussen de maatstaf ‘het voldoende aannemelijk maken van een (dreigende) inbreuk’ of ‘het blijken van een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk’ en dat het in de rede ligt om aansluiting te zoeken bij de maatstaf die geldt voor het leggen van bewijsbeslag (art. 1019b Rv), te weten: het voldoende aannemelijk maken van een (dreigende inbreuk). Volgens het hof is deze drempel van aannemelijkheid echter niet gehaald:
“4.8.4 (…) Het hof is er vooralsnog niet – in een voor het treffen van de verlangde voorlopige voorziening voldoende mate – van overtuigd geraakt dat het toesturen van een prijslijst (vanuit Nederland) of het opwekken van interesse (in een gesprek in Nederland), mede gelet op de overige omstandigheden – zoals het feit dat Novisem in en vanuit het buitenland (geoorloofd) handelt en het feit dat Novisem heeft gewezen op het bestaan van het kwekersrecht in Nederland – door de bodemrechter zal worden gekwalificeerd als een inbreuk als bedoeld in de ZPW. Er zullen naar het oordeel van het hof bijkomende omstandigheden moeten zijn (en bij betwisting moeten worden bewezen) die deze kwalificatie rechtvaardigen.”
Aannemelijkheid inbreuk
In cassatie gaat AIB voor twee ankers liggen. Ten eerste betoogt zij dat het hof een onjuiste, want: te strenge, maatstaf door voor exhibitie te eisen dat een (dreigende) inbreuk aannemelijk moet worden gemaakt. Voor een toewijzing van een art. 843a-vordering is volgens AIB voldoende dat een rechtsbetrekking voldoende is gesteld. Ten tweede heeft, aldus AIB, het begrip ’te koop aanbieden’ (art. 1, aanhef en onder g ZPW) te beperkt uitgelegd.
Zoals ook uit de uitvoerige conclusie van A-G van Peursem blijkt, staat de vraag die in het eerste cassatieonderdeel is opgeworpen in een bredere discussie over de mate van aannemelijkheid van de gestelde hoofdvordering die mag worden verlangd als het gaat om een exhibitievordering ex art. 843a Rv. Deze vraag staat op het snijpunt van twee vereisten van art. 843a Rv, namelijk: de rechtsbetrekking en het rechtmatige belang, en dringt zich op als de exhibitievordering mede is ingegeven door de wens om het bestaan van de rechtsbetrekking te kunnen bewijzen. In een geval als het onderhavige, waarin het gaat om een vermeende (toekomstige) inbreuk op een kwekersrecht, komt daar nog een dimensie bij. Het intellectuele eigendomsrecht is namelijk gebaseerd op EU-recht, met bijzondere bewijsrechtelijke bepalingen.
Bij de beoordeling van het eerste cassatieonderdeel vormt art. 1019a Rv dan ook het startpunt. Blijkens het eerste lid van deze bepaling kwalificeert een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens een inbreuk op een IE-recht als rechtsbetrekking in de zin van art. 843a Rv. Art. 1019a Rv is ingevoerd ter implementatie van art. 6 Handhavingsrichtlijn. Bij de implementatie is in de wetsgeschiedenis ook aandacht besteed aan het vorderen van bewijs, mede in verhouding tot de bestaande regeling van art. 843a Rv. Op grond van enkele (in rov. 4.1.4 geciteerde) passages uit de wetsgeschiedenis oordeelt de Hoge Raad als volgt:
“Uit deze passages, alsook uit de verdere inhoud van de MvT, blijkt dat de wetgever enerzijds niet heeft beoogd de houder van een recht van intellectuele eigendom een hoger beschermingsniveau te bieden dan de Handhavingsrichtlijn in art. 6 voorschrijft en anderzijds van oordeel was dat art. 843a Rv, voor zover het gaat om de door die bepaling bedoelde bescheiden, al in de door art. 6 van de richtlijn voorgeschreven bescherming voorziet.”
De Hoge Raad concludeert vervolgens:
“4.1.5 Uit het voorgaande volgt dat aan het vereiste van het bestaan van een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 1019a Rv in verbinding met art. 843a Rv – in geval van betwisting – niet reeds is voldaan indien (dreigende) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom onderbouwd is gesteld. Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt dient dan zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt.”
De Hoge Raad merkt overigens op dat de vraag wat als een ‘voldoende’ mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, niet in algemene zin kan worden beantwoord. Uit rov. 4.1.5 (slot) en 4.1.6 volgt verder dat de exhibitievordering zich, voor wat betreft de te hanteren maatstaf qua aannemelijkheidsgehalte, positioneert tussen enerzijds de toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering (hogere mate van aannemelijkheid) en anderzijds de toewijzing van een verzoek tot het leggen van bewijsbeslag (lagere mate van aannemelijkheid).
Met dit oordeel geeft de Hoge Raad alvast een voorschot op het antwoord op de eerste van de vijf prejudiciële vragen die het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (blijkens het overzicht lopende zaken) bij uitspraak van 6 oktober jl. heeft voorgelegd (vgl. ook zijn tussenarrest van 24 februari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2103). Dit hof stelt onder meer de vraag of dezelfde maatstaf geldt, al naar gelang het bewijsmateriaal dat onderwerp is van de exhibitievordering (a) dient ter staving van de vraag of in technische zin inbreuk wordt gemaakt op een IE-recht, of (b) ter staving van bijv. de vraag door wie, in welk land en in welke omvang de gestelde inbreukmakende handelingen worden verricht.
“Te koop aanbieden”
Het eerste anker biedt AIB dus geen houvast, want het enkel stellen van een (dreigende) IE-inbreuk is onvoldoende voor toewijzing van de exhibitievordering. Het tweede anker biedt wel soelaas. Het hof had de handelingen van Novisem niet als ’te koop aanbieden’ aangemerkt, onder meer omdat Novisem bij het toezenden van de prijslijst met daarop de door de kwekersrechten beschermde rassen, had gewezen op het bestaan van deze kwekersrechten. AIB betoogt in cassatie met succes dat het hof aldus blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
Bij de beoordeling van dit cassatieonderdeel wijst de Hoge Raad op de ruime uitleg van het begrip ‘aanbieden’ in het octrooirecht (art. 53 lid 1 Rijksoctrooiwet). Daarvan is ook sprake, zo oordeelde de Hoge Raad eerder (zie CB 2012-133), indien een product dat onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, tijdens de looptijd van het octrooi wordt aangeboden met de mededeling dat dit eerst na expiratie van het octrooi kan worden geleverd. De ratio achter deze ruime uitleg is dat reeds de enkele mededeling dat een dergelijk product bij een ander dan de octrooihouder beschikbaar komt, de partij aan wie de mededeling wordt gedaan ervan kan weerhouden het product van de octrooihouder te betrekken.
Het kwekersrecht en het octrooirecht zijn aan elkaar verwant; beide strekken ertoe dat de houder van het recht het voorwerp daarvan gedurende een bepaalde tijd op exclusieve basis kan exploiteren teneinde zijn investeringen in de ontwikkeling te kunnen terugverdienen. En daarom geldt ook voor het kwekersrecht “dat van ‘te koop aanbieden’ sprake is indien dit aanbod wordt gedaan onder het voorbehoud dat het desbetreffende materiaal pas geleverd kan worden na expiratie van het kwekersrecht” (rov. 4.2.3). Dit betekent dat noch de omstandigheid dat Novisem melding deed van het Nederlandse kwekersrecht, noch de omstandigheid dat zij haar aanbod later heeft ingetrokken, voldoende zijn om het oordeel van het hof dat een (dreigende) inbreuk onvoldoende aannemelijk is, te dragen.
Een ‘beetje inbreuk’ bestaat niet
Het hof had ook nog geoordeeld dat voor een ingrijpende actie als exhibitie in de onderhavige omstandigheden bovendien geen plaats was, omdat – als al sprake zou zijn van een inbreuk – dit een ‘heel zwakke inbreuk’ is. A-G Van Peursem merkt in dit verband op dat “een beetje inbreuk” niet bestaat. Ook de Hoge Raad maakt korte metten met dit oordeel:
“Voor zover al juist zou zijn dat uit het overgelegde bewijsmateriaal slechts een “zwakke” inbreuk zou zijn af te leiden, brengt dat niet mee dat een rechtmatig belang ontbreekt bij inzage in of afgifte van bewijsmateriaal dat de (aard en omvang van de) inbreuk nader kan onderbouwen.”
Volledige proceskostenveroordeling en de succes fee
Tot slot komt in cassatie de houdbaarheid van een “succes fee” in het kader van de volledige proceskostenverhoordeling in IE-zaken (art. 1019h Rv) aan de orde. De proceskosten die AIB heeft opgevoerd omvatten ook een succes fee ter hoogte van € 4.200,-. Volgens Novisem komt deze fee niet voor vergoeding in aanmerking, omdat geen aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding die de proceskosten méér dan volledig dekt.
A-G Van Peursem volgt Novisem niet in dit standpunt:
“4.4 De succes fee vormt een extra beloning voor de ingehuurde cassatie-advocaat voor het nemen van een zeker kostenrisico; het is afhankelijk van de vraag of de zaak wordt gewonnen. Deze kosten worden door de cliënt van de advocaat bij winst in cassatie gedragen en vormen zodoende kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt. Een dergelijke beloningsvorm is niet onbekend in de advocatuur en ik zie niet waarom voor IE-zaken deze fee strijdig met art. 1019h Rv zou zijn.”
De Hoge Raad doet hierover geen principiële uitspraak, maar doet uitspraak op de concrete omstandigheden van het geval:
“6.4 AIB heeft de door haar verrichte werkzaamheden gespecificeerd. Het totaal van de daarin verantwoorde uren komt, vermenigvuldigd met de daarvoor gehanteerde tarieven, uit op een bedrag van € 33.524,20. Niet is bestreden dat dit bedrag redelijk en evenredig is in de hiervoor genoemde zin. Aangezien dit bedrag hoger is dan het bedrag waarop AIB, inclusief de succes fee, aanspraak maakt, is geen sprake van een vergoeding van meer dan de gemaakte kosten of meer dan de redelijke en evenredige kosten.”
Het resultaat is – in dit geval – hetzelfde: Novisem dient ook de succes fee te vergoeden.
