HR 10 oktober 2025, ECLI:NL:HR:2025:1549
PK verkoopt vitamines en voedingssupplementen in Nederland. Zij is houdster van de merkrechten op het Benelux woord- en beeldmerk LUCOVITAAL. Ook Vemedia verkoopt vitamines en voedingssupplementen in Nederland. Vemedia heeft het Benelux woord- en beeldmerk LEEF VITAAL gedeponeerd.
In de periode 2007-2019 bood Vemedia producten aan in een bepaalde verpakking waarop het LEEF VITAAL merk onderaan was afgebeeld (verpakkingstekens 1). In oktober 2009 heeft PK Vemedia gesommeerd het gebruik van het LEEF VITAAL merk te staken. Vanaf 2019 biedt Vemedia haar producten aan in een nieuwe verpakking met het LEEF VITAAL merk bovenaan (verpakkingstekens 2)
In deze procedure heeft PK staking gevorderd van iedere inbreuk op haar merken in de zin van de verpakkingstekens. Het hof heeft de vorderingen afgewezen en daartoe – in de kern – overwogen dat PK in oktober 2009 wist dat Vemedia het LEEF VITAAL merk gebruikte en dat PK dit gebruik meer dan vijf jaar heeft gedoogd, zodat sprake is van merkenrechtelijke rechtsverwerking.
Kern cassatieberoep
In cassatie klaagt PK dat het hof in zijn beoordeling blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, omdat PK met haar vorderingen niet is opgekomen tegen gebruik van het jongere LEEF VITAAL merk, maar tegen gebruik van verpakkingstekens 2 (dat volgens het middel een nieuw samengesteld teken is, waarvan het LEEF VITAAL merk onderdeel uitmaakt). Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking in de zin van art. 2.23quater in verbinding met art. 2.30septies BVIE en in de zin van art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn 2015 is vereist dat het teken waartegen bezwaar wordt gemaakt als merk is ingeschreven en dat het gebruik ervan ten minste vijf jaar is gedoogd. Het aangevallen teken (verpakkingstekens 2) is echter niet als merk ingeschreven en het gebruik van dat (als merk ingeschreven) teken is ook niet ten minste vijf jaar gedoogd. Het hof heeft dus ten onrechte het beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking ten aanzien van verpakkingstekens 2 gehonoreerd, althans niet vastgesteld dat aan de hiervoor genoemde cumulatieve vereisten is voldaan, aldus de klacht.
Oordeel Hoge Raad
De klacht van PK berust op het uitgangspunt dat het hof het door PK aangevallen teken (verpakkingstekens 2) als geheel merkenrechtelijk relevant heeft geacht. Dit uitgangspunt acht de Hoge Raad onjuist. Daartoe overweegt de Hoge Raad dat het hof heeft beoordeeld of het gebruik van het LEEF VITAAL merk in de context van de in september 2019 geïntroduceerde verpakking (verpakkingstekens 2) merkenrechtelijk relevant afwijkt van het eerdere, door PK gedoogde gebruik van dat merk in de gedoogperiode 2009-2014. Naar het oordeel van het hof is dat niet het geval: het heeft geoordeeld dat het gebruik van het LEEF VITAAL merk in verpakkingstekens 2 niet wezenlijk anders is dan het gebruik van dat merk dat eerder door PK werd gedoogd in promotiemateriaal en op de website. Daaruit volgt dat het hof verpakkingstekens 2 niet als geheel merkenrechtelijk relevant heeft geacht of als een samengesteld teken heeft opgevat, maar als gebruik van het LEEF VITAAL merk in een bepaalde context, te weten in combinatie met andere elementen die, zo blijkt ook uit het oordeel van het hof, naar het oordeel van het hof niet-onderscheidend zijn en daarmee merkenrechtelijk niet relevant.
De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van PK. Dit oordeel is in lijn met de conclusie van de A-G.
