HR 19 oktober 2012,ECLI:NL:HR:2012:BX5797 (Diageo c.s./verweersters)
Vraag of merkhouders Diageo c.s. zich kunnen verzetten tegen parallelimport van alcoholhoudende dranken met hun merken op Sint Maarten, waarbij de op de flessen aanwezige identificatienummers zijn verwijderd. Nu de Antilliaanse wetgever destijds een welbewuste keuze heeft gemaakt voor een van het Nederlandse merkenrecht afwijkend regime van vrije parallelimport, noopte het concordantiebeginsel het hof niet tot toepassing van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. De enkele omstandigheid dat een merkhouder een legitiem doel nastreeft met een maatregel brengt niet mee dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Merkenlandsverordening 1995, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt.
Parallelimport en uitputtingsregel
Diageo c.s. zijn producenten en merkhouders van luxe alcoholische dranken, zoals Johnnie Walker, Crown Royal, Sheridan’s, Smirnoff en Baileys. Zij spreken verweersters, exploitanten van tourist shops op Sint Maarten, aan uit hoofde van merkinbreuk, daartoe stellende dat verweersters flessen sterke drank van Diageo c.s. verkopen, waarvan het door Diageo c.s. aangebrachte identificatienummer is verwijderd. Het gaat om flessen die door parallelimport uit andere landen op Sint Maarten zijn terechtgekomen. Op grond van art. 23 lid 8 Merkenlandsverordening 1995 (hierna: Mlv) kunnen Diageo c.s. zich tegen een dergelijke parallelimport in beginsel niet verzetten, behoudens in geval van “gegronde redenen”. Deze zogenaamde uitputtingsregel uit het Antilliaanse merkenrecht, die na de staatkundige hervormingen van 2010 voor Sint Maarten van kracht is gebleven, luidt als volgt:
“Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”
In cassatie gaat het om de vraag of Diageo c.s. zich in deze procedure terecht hebben beroepen op “gegronde redenen” in de zin van art. 23 lid 8 Mlv. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba stelde voorop, onder verwijzing naar een eerdere uitspraak van de Hoge Raad in een sterk vergelijkbare procedure van Diageo tegen Esperamos c.s. (HR 1 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3525), dat moet worden uitgegaan van de “herkomstgarantie” als wezenlijke functie van een merk. Voorts overwoog het hof dat de Antilliaanse wetgever destijds uitdrukkelijk had gekozen voor een systeem van vrije parallelhandel en dat de daarop gerichte uitputtingsregel van art. 23 lid 8 Mlv niet mocht worden gefrustreerd door het enkele verwijderen van identificatienummers als inbreukmakend te bestempelen.
Meer concreet overwoog het hof dat de verwijdering van identificatienummers in casu geen noemenswaardige afbreuk deed aan de goede faam van de (luxe) merken en ook niet tot herkomstverwarring kon leiden. Weliswaar hadden Diageo c.s. volgens het hof een “legitiem belang” bij het ongemoeid laten van de identificatienummers, nu deze dienden om een “product recall” te vergemakkelijken, namaakproducten te traceren en productaansprakelijkheid te beperken, maar afweging van dit legitieme belang van Diageo c.s. tegen het algemene belang van een vrije parallelhandel op Sint Maarten bracht het hof tot het oordeel dat in casu geen sprake was van een gegronde reden in de zin van art. 23 lid 8 Mlv.
Concordantiebeginsel
In cassatie klagen Diageo c.s. in de eerste plaats dat het hof, door de “herkomstfunctie” van het merk centraal te stellen, relevante jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie heeft miskend, namelijk het arrest l’Oréal/Bellure (HvJEU 18 juni 2009, C-487/07, NJ 2009/576), waarin werd geoordeeld dat tot de wezenlijke functies van het merk (ook) behoren het garanderen van de kwaliteit van de waar, de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie daarover de conclusie van A-G Verkade, sub 4.2). Volgens Diageo c.s. brengt het in art. 39 van het Statuut neergelegde concordantiebeginsel, op grond waarvan het burgerlijk recht en strafrecht van de Koninkrijkslanden zoveel mogelijk op overeenkomstige wijze dient te worden geregeld, mee dat het hof toepassing had moeten geven aan deze Europese rechtspraak.
De Hoge Raad verwerpt deze klacht, kort gezegd omdat de Antilliaanse wetgever bij de opstelling van de uitputtingsregel bewust heeft gekozen voor een regime dat afwijkt van het Nederlandse, op de Europese merkenrichtlijn gebaseerde stelsel:
“3.3.2 Bij de beoordeling van deze klacht moet worden vooropgesteld dat het in art. 39 van het Statuut van het Koninkrijk verankerde concordantiebeginsel niet zonder meer meebrengt dat ontwikkelingen die zich in de Nederlandse rechtspraak voordoen, in de Antilliaanse rechtspraak dienen door te werken, onder meer niet indien de eerstbedoelde ontwikkelingen worden bepaald of beïnvloed door Europese regelgeving of door rechtspraak van het HvJEU. Er bestaat met name dan aanleiding niet overeenkomstig dat beginsel te beslissen indien sprake is van een duidelijk verschil in maatschappelijke opvattingen of de wetgever van het betrokken land een welbewuste keuze heeft gemaakt voor een afwijkend regime. Nu van dit laatste sprake is bij de regeling van de uitputting van merkrechten, betogen Diageo c.s. ten onrechte dat het hof toepassing had dienen te geven aan het evengenoemde arrest l’Oréal/Bellure.”
Voor de goede orde voegt de Hoge Raad in rov. 3.3.3 toe dat hiermee niet is gezegd dat de in het arrest l’Oréal/Bellure genoemde (overige) functies geen rol kunnen spelen bij de beantwoording van de vraag of een merkhouder in een bepaald geval een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv. Ook het eerdere arrest Diageo/Esperamos c.s. (HR 1 juni 2007, ECLI:NL:”HR:2007:BA3525, NJ 2007/309) dient, zo verduidelijkt de Hoge Raad, “niet aldus te worden begrepen dat de herkomstgarantie de enige hier in aanmerking komende wezenlijke functie van het merk is”. De enkele omstandigheid dat aan één van de relevante functies in enigerlei mate afbreuk wordt gedaan, noopt echter niet tot de gevolgtrekking dat de merkhouder een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv, aldus de Hoge Raad. Tegen deze achtergrond treft de klacht van Diageo c.s. over miskenning van de functies van het merk geen doel (rov. 3.4).
Doorkruising legitiem doel voldoende voor verzet tegen parallelimport?
De tweede klacht van Diageo c.s. luidt dat het hof heeft miskend dat, indien een merkhouder, zoals in casu, “legitieme belangen” nastreeft met zijn verzet tegen parallelimport, het bestaan van een gegronde reden in de zin van art. 23 lid 8 Mlv daarmee gegeven is.
Deze klacht faalt. Volgens de Hoge Raad komt het, zoals ook het hof meende, aan op een afweging van enerzijds de belangen van de merkhouder en anderzijds het belang van vrije parallelhandel:
“3.5 (…) De enkele omstandigheid dat een merkhouder een legitiem doel nastreeft met – en aldus een legitiem belang heeft bij – een maatregel, zoals in dit geval het aanbrengen van de identificatiecodes, brengt niet mee dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt. Terecht heeft het hof zich begeven in een afweging van de ingeroepen belangen van Diageo c.s. tegen dat van de door de wetgever gewenst geachte vrije parallelimport.”
Nu de door het hof uitgevoerde belangenafweging volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk was, volgt verwerping van het cassatieberoep, in lijn met de conclusie van A-G Verkade.
