HR 1 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:293 (Tinnus en Zuru/verweerster)
Het (Protocol bij het) Europees octrooiverdrag laat ruimte voor een uitlegbenadering waarbij eerst onderzocht wordt of sprake is van een letterlijke inbreuk en pas daarna of sprake is van equivalentie (‘tweestappenbenadering’). Zowel deze benadering als een eenstapsbenadering zijn er immers op gericht om, zoals vereist, het juiste midden te vinden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van derden. De uitvindingsgedachte als gezichtspunt kan ook in de tweestappenbenadering voldoende tot haar recht komen.
Achtergrond
Tinnus is houdster van een octrooi en heeft Zuru een licentie verstrekt voor de toepassing van dit octrooi in een speelgoedproduct waarmee waterballonnen gevuld kunnen worden. Verweerster is een internationaal handelsbedrijf dat zich toelegt op de import en export van (onder andere) speelgoed. De Rotterdamse douane heeft in 2017 (op verzoek van Zuru) een uit China afkomstige container vastgehouden die bestemd was voor verweerster. Daarin zaten bijna honderdduizend waterballonvullers.
Volgens Tinnus en Zuru wordt inbreuk gemaakt op het octrooi. Volgens verweerster vallen haar waterballonvullers echter niet onder het beschermingsbereik van het octrooi. Zij vordert (onder meer) nietigverklaring van het octrooi, schadevergoeding en een verbod te wapperen met IE-rechten. De rechtbank geeft verweerster gelijk: zij vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi wegens gebrek aan inventiviteit. Het hof laat de vernietiging slechts in stand wat betreft één van de elf octrooiconclusies. Bovendien veroordeelt het hof Tinnus en Zuru tot schadevergoeding.
Octrooiconclusies zijn de woordelijke uitleg van de geoctrooieerde uitvinding. Zij bevatten de kenmerken van de uitvinding en de grenzen van het monopolie dat het octrooi meebrengt. Art. 69 Europees octrooiverdrag (EOV) bepaalt dat de beschermingsomvang van het Europees octrooi wordt bepaald door deze conclusies. De beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies.
Het te vinden midden
Volgens art. 1 Protocol inzake de uitleg van art. 69 EOV moet bij octrooiuitleg het midden gevonden worden tussen de uitersten van bescherming van de belangen van de octrooihouder (meestal: de uitvindingsgedachte voorop) en de rechtszekerheid van derden (meestal: de letterlijke tekst van de conclusies voorop). Op die manier kan zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder geboden worden, als een redelijke mate van rechtszekerheid aan derden. De beschermingsomvang van een octrooi strekt zich (daarom) volgens art. 2 Protocol niet alleen uit tot letterlijke inbreuken, maar ook tot equivalenten (uitvoeringsvarianten die niet onder de bewoordingen van de octrooiconclusies vallen).
De Hoge Raad heeft eerder overwogen dat bij octrooiuitleg het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek leidend is (de octrooirechtelijke maatman). Bij de zoektocht naar het midden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van derden, kan de rechter, wanneer de vraag rijst of een in een conclusie opgenomen formulering moet worden opgevat als een beperking van de beschermingsomvang, betekenis toekennen aan het antwoord dat de gemiddelde vakman zal geven op de vraag of er een goede grond bestaat voor die beperking. Daarbij mag (het voor derden kenbare deel van) het verleningsdossier worden betrokken. Zie hierover (onder andere) het arrest Resolution/AstraZeneca (CB 2018-100).
Het hof heeft bij de octrooiuitleg eerst onderzocht of sprake is van een letterlijke inbreuk en daarna of sprake is van een equivalent (een ‘tweestappenbenadering’). Volgens Tinnus en Zuru is dat strijdig met de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad, omdat deze benadering aan de uitvindingsgedachte (te weinig) betekenis toekent. De klacht faalt. Daartoe zet de Hoge Raad eerst uiteen welke benaderingen bestaan voor de uitleg van octrooien.
Twee uitlegbenaderingen
De eenstapsbenadering houdt in dat bij de uitleg van het octrooi direct equivalenten worden betrokken in de zoektocht naar het juiste midden.
De tweestappenbenadering houdt in dat eerst aan de hand van uitleg van de octrooiconclusie wordt bepaald of het product of de werkwijze (welke een octrooi-inbreuk zou maken) voldoet aan alle kenmerken van de octrooiconclusie. Hoewel in de rechtspraak ook wel aangeduid als ‘letterlijk’, gaat het hier volgens de Hoge Raad om uitleg van de octrooiconclusie in het licht van onder meer de beschrijving en tekeningen vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. In deze eerste stap wordt met alle relevante gezichtspunten rekening gehouden, behalve met eventuele equivalentie.
Als de octrooiconclusie niet zo kan worden uitgelegd dat alle kenmerken daarvan terugkomen in het product of de werkwijze, kan als tweede stap worden onderzocht of het element dat afwijkt van een in de conclusie opgenomen kenmerk, equivalent is aan dat kenmerk en of het passend is om het product of de werkwijze om die reden toch onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen.
De Hoge Raad oordeelt nu dat het Protocol en zijn eerdere (daarop gebaseerde) rechtspraak ruimte laat voor beide benaderingen:
“Beide zijn immers erop gericht om, zoals vereist, het juiste midden te vinden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van derden. Daarbij kan de uitvindingsgedachte als gezichtspunt ook in de tweestappenbenadering voldoende tot haar recht komen”.
Beperking in de verleningsfase
Tot slot gaat de Hoge Raad in op de vraag wat een tijdens de verleningsfase vanwege een nieuwheidsbezwaar aangebrachte beperking betekent voor de beschermingsomvang van het octrooi. Volgens het hof bestond (in de ogen van de gemiddelde vakman) goede grond voor een beperking op de beschermingsomvang tot apparaten die aan een bepaald kenmerk voldoen, wat (nadat het eerst verwijderd was) toegevoegd werd naar aanleiding van een nieuwheidsbezwaar van het octrooibureau. Volgens Tinnus (en Zuru) diende het (opnieuw) opnemen van dit kenmerk ertoe prioriteit te herstellen, en betrof het geen materieel nieuwheidsbezwaar.
De Hoge Raad overweegt hierover dat de beoordeling van wat de gemiddelde vakman mag afleiden uit een in de verleningsfase aangebrachte beperking op het octrooi, een waardering van feitelijke aard vergt. Wanneer dus een kenmerk wordt ingevoegd om prioriteit te kunnen claimen – omdat zonder beroep op prioriteit een (‘formeel’) nieuwheidsbezwaar bestaat –, gaat het te ver te concluderen dat de gemiddelde vakman daaruit nooit kan afleiden dat de (door het ingevoegde kenmerk beperkte) octrooiconclusie geen ruimte laat voor equivalenten die niet ‘letterlijk’ aan het ingevoegde kenmerk voldoen.
Afdoening
De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep. Dat is in lijn met de conclusie van A-G Van Peursem.
