HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854 (Resolution/AstraZeneca)
Uit het arrest Van Bentum/Kool stamt de regel dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft, indien daartoe goede grond bestaat, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hem kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier. Nu de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte volgens recentere jurisprudentie niet langer als uitgangspunt geldt maar fungeert als gezichtspunt, komt aan die regel uit Van Bentum/Kool geen zelfstandige betekenis meer toe in de zin van een bij de uitleg uit te voeren afzonderlijke toets. Bij de zoektocht naar het evenwicht dat gevonden moet worden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van wie zich op het octrooi oriënteert, kan de rechter, wanneer de vraag rijst of een in een conclusie opgenomen formulering moet worden opgevat als een beperking van de beschermingsomvang, betekenis toekennen aan het antwoord dat de gemiddelde vakman zal geven op de vraag naar het bestaan van een goede grond voor die beperking.
Als chemicus word ik er natuurlijk vrolijk van om bij het lezen van de nieuwe arresten van de Hoge Raad opeens een woord te zien staan als (+)-7-[4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methylsulfonylamino)pyrimidin-5-yl]-(3R,5S)-dihydroxi-(E)-6-hepteenzuur. Maar verder is dit niet een heel verrassend arrest. De uitleg die het hof heeft gegeven aan het octrooi, is volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk. De Hoge Raad neemt wel, zoals gesuggereerd werd door A-G Van Peursem, de gelegenheid te baat om de ‘afstandsregel’ uit het arrest Van Bentum/Kool expliciet te relativeren.
De octrooiconclusie
Kort gezegd (en enigszins versimpeld – lees vooral het arrest voor de details) gaat de zaak hierover: rosuvastatinezuur – het zuur met de lange officiële naam die ik hiervoor citeerde – is een cholesterolverlager. Een octrooiconclusie van (een licentiegever van) AstraZeneca betreft rosuvastatinezuur “of een niet-toxisch aanvaardbaar zout daarvan”. Voor wie zijn kennis over zuren en zouten even wil opfrissen: een ‘zout’ is een stof die bestaat uit positief geladen deeltjes – ‘kationen’ – en negatief geladen deeltjes – ‘anionen’. Natriumchloride (keukenzout), bijvoorbeeld, bestaat uit natrium-kationen en chloride-anionen. Als je een zuur (zoals rosuvastatinezuur) laat reageren met een base, krijg je een zout dat bestaat uit een kation dat van de base afkomstig is, plus het anion dat je van het zuur kunt maken. Zo geeft een reactie van zoutzuur (HCl) met de base natriumhydroxide (NaOH) het zout natriumchloride (NaCl).
In de beschrijving het octrooi is nader uitgelegd wat onder het begrip “een niet-toxisch aanvaardbaar zout daarvan” in de octrooiconclusie moet worden verstaan: een zout waarvan het kation een alkali-ion, een aardalkali-ion of een ammonium-ion is (dat zijn drie soorten kationen).
Het geschil
Resolution is een concurrent van AstraZeneca en wilde het zout op de markt brengen dat bestaat uit het anion van rosuvastatinezuur en het kation zink. Zink is niet een alkali-, aardalkali- of ammonium-ion. Resolution redeneerde dat dit zinkzout daarom niet onder de bescherming van het octrooi viel. AstraZeneca vond van wel.
Het hof stelde AstraZeneca in het gelijk: volgens het hof moet een voor de uitleg van een conclusie relevante passage uit de beschrijving worden uitgelegd in de context van de hele beschrijving en vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum. Alleen als een nadere omschrijving (of ‘definitie’) door de gemiddelde vakman wordt begrepen als een limitatieve opsomming geldt dat die bepalend is voor de betekenis van het kenmerk van de conclusie waarop die nadere omschrijving of definitie betrekking heeft. In dit geval zou de gemiddelde vakman volgens het hof het octrooi niet zo opvatten dat daarin bedoeld werd afstand te doen van de bescherming van het zout van rosuvastatinezuur met andere kationen dan de drie genoemde soort. De vakman zou begrijpen dat de gedachte achter de uitvinding niet het vinden van een geschikte zoutvorm is, maar het vinden van het nieuwe statine rosuvastatine, een stof die biologisch actiever is dan eerdere bekende statines.
Resolution klaagde dat het hof hiermee het octrooi onjuist had uitgelegd. Onder meer zou het hof de ‘uitvindingsgedachte’ niet als gezichtspunt, maar als uitgangspunt hebben behandeld en ten onrechte de ‘afstandsleer’ uit het door nieuwe jurisprudentie ingehaalde arrest Van Bentum/Kool hebben toegepast.
In cassatie
De Hoge Raad herhaalt eerst uit het arrest Bayer/Sandoz (zie ook mijn bespreking van dat arrest hier) de regels die gehanteerd moeten worden bij de uitleg van een octrooi:
“3.3.4 Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.
[…]
3.3.5. In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, ‘hetgeen voorde uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is’, onderscheidenlijk ‘de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte’ bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de ‘uitersten’ in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook de niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott))”
Vervolgens gaat hij in op de ‘afstandsleer’ uit het arrest Van Bentum/Kool uit 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD8184). Die hield in dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft, indien daartoe goede grond bestaat, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hem kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier.
Het was een discussiepunt in de literatuur (zie daarover uitvoerig de conclusie van A-G Van Peursem) of die leer nog (in deze vorm) gold. Uit Bayer/Sandoz was door sommigen wel afgeleid van niet, maar het stond daarin niet met zoveel woorden. In het licht van de in Bayer/Sandoz aangehaalde rechtspraak, zo verduidelijkt de Hoge Raad nu, is de afstandsleer niet meer een aparte toets. Bij de vraag of een bepaalde formulering moet worden gezien als een beperking van de beschermingsomvang kan het antwoord dat de gemiddelde vakman op die vraag zou geven, wel nog steeds van betekenis zijn:
“Nu de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte – in het arrest van 2002 nog omschreven als ‘het wezen van de uitvinding’ – niet langer als uitgangspunt geldt maar fungeert als gezichtspunt, komt aan de bedoelde regel geen zelfstandige betekenis meer toe in de zin van een bij de uitleg uit te voeren afzonderlijke toets. Bij de zoektocht naar het evenwicht dat ingevolge de hiervoor in 3.4.2 vermelde rechtspraak en art. 1 van het Protocol gevonden moet worden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van wie zich op het octrooi oriënteert, kan de rechter, wanneer de vraag rijst of een in een conclusie opgenomen formulering moet worden opgevat als een beperking van de beschermingsomvang, betekenis toekennen aan het antwoord dat de gemiddelde vakman zal geven op de vraag naar het bestaan van een goede grond voor die beperking. Hetgeen het hof hieromtrent in rov. 5.11 heeft overwogen (zie hiervoor in 3.2.2), is dus juist. Deze benadering veronderstelt niet dat de octrooihouder aanspraak zou hebben kunnen maken op een octrooi waarin die beperking niet voorkomt.”
Omdat het hof de juiste uitlegmaatstaf had toegepast, verwerpt de Hoge Raad het cassatieberoep.
