HR 11 december 2015, ECLI:NL:2015:3554 (Artiestenverloningen/ Prae Artiestenverloning)
Het gebruik van een beschrijvende domeinnaam is, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.
Bescherming van beschrijvende domeinnamen
In deze zaak gaat het om twee ondernemingen die de loonadministratie voor artiesten verzorgen. Artiestenverloningen biedt haar diensten aan via de website www.artiestenverloningen.nl en Prae via de later geregistreerde domeinnaam artiestenverloning.nl. In cassatie is niet meer aan de orde of de aanduiding artiestenverloning.nl behalve als domeinnaam ook gebruikt wordt als handelsnaam. De vraag in cassatie is of Prae door het gebruik van deze aanduiding, die net niet identiek is aan de domeinnaam van Artiestenverloningen, onrechtmatig handelt. Is het gebruik van een dergelijke beschrijvende domeinnaam onrechtmatig jegens de ander als deze verwarring(sgevaar) veroorzaakt, of is hier meer voor nodig?
De rechtbank oordeelde dat het bestaan van verwarringsgevaar kon volstaan om de door Prae gehanteerde domeinnaam onrechtmatig te achten tegenover Artiestenverloningen. Het hof kwam tot een ander oordeel. Voor onrechtmatigheid volstaat volgens het hof niet enkel verwarringsgevaar bij een beschrijvende domeinnaam, maar zijn voldoende ernstige bijkomende omstandigheden vereist. Volgens het hof heeft Prae niet bewust aangehaakt bij de domeinnaam van Artiestenverloningen maar ligt de reden van de gekozen naam in het beschrijvende karakter. De domeinnaam heeft namelijk een directe relatie met de door Prae geleverde diensten, is makkelijk te onthouden en handig vindbaar op het internet. Om deze redenen laat het hof het uitgangspunt dat beschrijvende termen niet zijn te monopoliseren zwaar wegen. Daar weegt een zekere mate van inburgering van de naam Artiestenverloningen niet tegen op, aldus het hof.
Hoge Raad: bijkomende omstandigheden vereist
De Hoge Raad laat de beslissing van het hof in stand en overweegt:
“Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.”
In de rechtspraak van rechtbanken en hoven werden verschillende maatstaven gehanteerd om te bepalen wanneer het voeren van een domeinnaam die verwarring wekt met een oudere domeinnaam onder art. 6:162 BW als onrechtmatig moet worden beschouwd. In dit arrest is voor het eerst een maatstaf geformuleerd door de Hoge Raad: bijkomende omstandigheden zijn nodig om tot onrechtmatigheid te kunnen concluderen. Het hof kon volgens de Hoge Raad in deze zaak oordelen dat die bijkomende omstandigheden ontbraken.
De vraag is natuurlijk wat dergelijke bijkomende omstandigheden zoals zouden kunnen zijn. Wellicht kan gedacht worden aan het bewust creëren van verwarring om zo op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent, of het hanteren van een verwarring scheppende domeinnaam enkel en alleen om concurrenten dwars te zitten (Vergelijk: Rb. Amsterdam 13 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1617 (De Taarten Kamer/ De Taartenmaker), Vzr. Rb. Zwolle-Lelystad 12 januari 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BV3553 (Porscheforum, Rb. Arnhem 18 juli 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BX3401(Fietsplaza)).
Geen volledige proceskostenvergoeding bij grondslag art. 6:162 BW
Prae had in cassatie een beroep gedaan op volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv. De Hoge Raad is hieraan (ongemotiveerd) voorbijgegaan, klaarblijkelijk omdat in cassatie alleen nog de vordering op grond van art. 6:162 BW aan de orde was, waardoor art. 1019h Rv toepassing mist.
Artiestenverloningen is in cassatie bijgestaan door Sikke Kingma en in feitelijke instanties door Camiel Beijer.
