HR 12 april 2013, LJN BY1533 (Hauck/Stokke)
De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de uitleg van de bepaling dat merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald of die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
In de derde Stokke-zaak (zie voor een bespreking van de eerdere twee CB 2013-37 en CB 2013-72), gaat het over de stoelen Alpha en Beta van Hauck, waarmee al dan niet inbreuk wordt gemaakt op de rechten op de Tripp Trapp-stoel van Stokke.
Het arrest behandelt enkele vragen van auteursrecht in lijn met de vorige arresten, en wijdt enkele overwegingen aan winstberekening, nevenvorderingen en persoonlijkheidsrechten. De belangrijkste beslissingen liggen echter op het terrein van het merkenrecht. Stokke had zich niet alleen beroepen op de auteursrechtelijke bescherming van de Tripp Trapp, maar ook op het merkenrecht, nu het uiterlijk van de stoel tevens als vormmerk was gedeponeerd.
Het hof bekrachtigde de door de rechtbank uitgesproken nietigverklaring van het vormmerk op grond van art. 2 lid 2 BVIE, dat moet worden uitgelegd in overeenstemming met art. 3 lid 1 aanhef en sub e onder i en iii Merkenrichtlijn. Hier is bepaald (voor zover hier van belang) dat een merk dat uitsluitend bestaat uit i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, nietig verklaard kan worden. Volgens het hof heeft de Tripp Trapp een (zeer) aantrekkelijk uiterlijk en geeft dat een wezenlijke waarde aan de waar. Bovendien is de stoel veilig, comfortabel en deugdelijk, en daarom pedagogisch en ergonomisch verantwoord, en wordt de vorm van de stoel in zoverre bepaald door de aard van de waar. Volgens het hof zijn er daarmee twee nietigheidsgronden, nu de vorm deels door de aard van de waar wordt bepaald, en deels een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
In cassatie klaagt Stokke dat nu het hof spreekt over de aanwezigheid van deels de ene, deels de andere nietigheidsgrond, het kennelijk meende dat elk van de nietigheidsgronden op zichzelf niet werd gehaald, en dat dan onvoldoende grond bestaat voor nietigverklaring. Ook voert Stokke aan dat er oneindig veel mogelijkheden zijn om een kinderstoel vorm te geven, en dat daarom niet gezegd kan worden dat de vorm van de stoel uitsluitend voortvloeit uit de aard van de betrokken waar. Ten slotte betoogt Stokke dat dé wezenlijke waarde van de Tripp Trapp, de reden waarom het publiek de stoel aanschaft, in overwegende mate ligt in de gebruiksfunctie, en niet in de fraaie vorm. De stoel bestaat daarom niet uitsluitend in de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, en daarmee zou ook niet voldaan zijn aan die nietigheidsgrond.
Deze klachten van Stokke nopen de Hoge Raad tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU:
1. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), van de Richtlijn 89/104/EEG zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt?
b. Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd?2. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?
b. Is van ‘een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?
c. Is voor de beantwoording van vragen 2.a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als ‘wezenlijk’ in de zin van voormelde bepaling aan te merken?
d. Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?
3. Dient art. 3 lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder (i) bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder (iii) bedoelde?”
Een deel van deze vragen van uitleg – die over de “wezenlijke waarde” – komen overeen met de prejudiciële vragen die de Hoge Raad had gesteld in zijn arrest van 23 december 2011 (Trianon/Revillon), LJN BT8460, CB 2011-124. Laatstgenoemde procedure is op de rol van de Hoge Raad van 6 april 2012 echter doorgehaald (zie conclusie A-G i.b.d. Verkade onder 4.51.1), zodat de vragen in die zaak nooit beantwoord zullen worden. Als Hauck/Stokke wel wordt doorgezet, komen de vragen, samen met de vragen over de uitleg van de “aard van de zaak”-bepaling en de “deels-deels”-benadering van het gerechtshof, alsnog aan bod.
