HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1943

Het besparen van materiaal is een technische functie zoals bedoeld in art. 8 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening. Dit is in lijn met de uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Doceram-arrest.  aan de Gemeenschapsmodellenverordening heeft gegeven.

Achtergrond

Deze zaak betreft een geschil tussen eisers tot cassatie Digitial Revolutions B.V. en Maxperian NL B.V. (DR c.s.) en verweerder in cassatie Samsung Electronics Co Ltd (Samsung).

Samsung is een wereldwijd opererend elektronicaconcern. Samsung produceerde en verkocht diverse typen lasterprinters die gebruik maken van verwisselbare tonercartridges. Samsung is houder van diverse octrooien en Gemeenschapsmodellen met betrekking tot tonercartridges voor laserprinters.

DR c.s. exploiteren webwinkels, waarop zij printers en tonercartridges verkopen in Nederland en België. Zij verhandelen onder hun huismerk tonercartridges die compatibel zijn met de printers van Samsung en gebruiken daarbij ook typenummers van de Samsung cartridges.

Samsung vordert in dit geding in conventie, voor zover in cassatie van belang, een verklaring voor recht dat DR c.s. met sommige van hun producten inbreuk maken of maakten op verschillende octrooien van Samsung en op Gemeenschapsmodel (GM) 687 en Gemeenschapsmodel 551.

Verloop van de procedure bij rechtbank en hof

De rechtbank heeft de vordering van Samsung die is gebaseerd op inbreuk van de ingeroepen octrooi- en gemeenschapsmodellenrechten toegewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd voor zover dit betrekking heeft op een van de octrooi-inbreuken.

Het hof heeft de beslissing van de rechtbank ten aanzien van GM 687 en GM 551 vernietigd en de daarmee verband houdende vorderingen van Samsung afgewezen.

In het arrest Doceram/CeramTec heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) namelijk bepaald dat is uitgesloten dat uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel op grond van het gemeenschapsmodellenrecht worden beschermd, als die uiterlijke kenmerken uitsluitend technisch zijn bepaald. Dat wil zeggen dat uiterlijke kenmerken die enkel vanwege hun technische functie zijn aangebracht, en niet vanwege bijvoorbeeld esthetische of andersoortige vormgevingsoverwegingen, dus niet worden beschermd onder het gemeenschapsmodellenrecht. Het hof oordeelt dat de uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 511 uitsluitend een technische functie hebben. Daarom wijst het hof de vordering van DR c.s. tot nietigverklaring van GM 687 en GM 551 toe.

DR c.s. hebben cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van het hof, onder meer gericht tegen het oordeel dat sprake is van een octrooi-inbreuk. Samsung heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld.

De Hoge Raad

De Hoge Raad verwerpt de klachten uit het principale cassatieberoep zijdens DR c.s. op grond van art. 81 lid 1 RO.

In het incidentele cassatieberoep zijdens Samsung wordt onder meer geklaagd dat het hof heeft miskend dat het besparen van materiaal niet kan worden gekwalificeerd als een technisch effect of technische functie als bedoeld in art. 8 Gemeenschapsmodellenverordening (GModVo). De overweging van de ontwerper om materiaal te besparen is volgens Samsung een “andere overweging dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult’’ als bedoeld in punt 31 van het Doceram-arrest.

De Hoge Raad overweegt dat het begrip “uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald” in art. 8 lid 1 GModVo een autonoom Unierechtelijk begrip is dat in alle lidstaten uniform moet worden uitgelegd. De bescherming van de GModVo geldt niet voor uiterlijke kenmerken waarvoor de ontwerper uitsluitend vanwege de technische functie van het voortbrengsel heeft gekozen. Bij de beoordeling van de vraag of een uiterlijk kenmerk uitsluitend vanwege de technische functie van het voortbrengsel is gekozen, dient de nationale rechter alle omstandigheden van het specifieke geval mee te wegen.

In deze zaak had het hof geoordeeld dat het effect van de voor GM 687 en GM 551 kenmerkende ribbels en rasters is het besparen van materiaal onder behoud van de constructiestijfheid. Daarnaast nam het hof tot uitgangspunt dat het voor producten zoals tonercartridges in het  algemeen niet voor de hand ligt dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken, andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie. Op basis van het voorgaande concludeert het hof dat de uiterlijke kenmerken van GM 678 en GM 551 enkel vanwege hun technische functie zijn gekozen. Daarom zijn GM 678 en GM 551 uitgesloten van bescherming op grond van het gemeenschapsmodellenrecht.

De Hoge Raad laat het oordeel van het hof in stand. Hij overweegt:

Het oordeel van het hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het voor het overige niet op juistheid kan worden onderzocht. Het oordeel strookt met de uitleg die het HvJEU in het hiervoor in 4.3. genoemde Doceram-arrest heeft gegeven aan de Gemeenschapsmodellenverordening. De Hoge Raad ziet daarom geen aanleiding om over het voorgaan prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU.

Afdoening

De Hoge Raad bekrachtigt het arrest van het hof. Dat is conform de conclusie van AG van Peursem.

Samsung is in cassatie bijgestaan door Sikke Kingma en Paul Tanja.

Share This

Cassatieblog.nl