HR 7 juni 2013, LJN BZ4115 (X/Centrafarm c.s.)
(1) Een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en die om die reden op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek, kan desondanks niet voor de hand liggend zijn en daarom octrooieerbaar, als uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en met de geclaimde werkwijze derhalve voor het eerst die stof kan worden verkregen op een inventieve wijze. (2) Eiser tot cassatie kan in beginsel na het verstrijken van de cassatietermijn geen nieuwe klachten aanvoeren. Dit kan betekenen dat ook in het principale beroep aanstonds (voorwaardelijke) klachten (moeten) worden geformuleerd, in anticipatie op mogelijk slagende klachten in een incidenteel beroep.
Inleiding
In deze zaak wordt verzocht om vernietiging van het Nederlandse deel van een octrooi met betrekking tot de stof escitalopram. Escitalopram is een werkzame stof die voorkomt in het geneesmiddel Cipralex, een antidepressivum. Dit geneesmiddel wordt vervaardigd en verhandeld door eiseres in deze zaak. In 1995 is aan eiseres met betrekking tot escitalopram een octrooi verleend. Op basis van dit octrooi heeft zij in 2004 een aanvullend beschermingscertificaat aangevraagd en verkregen (ABC 155). Verweersters hebben primair vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi gevorderd en subsidiair een verklaring voor recht dat ABC 155 nietig is. Zij hebben gesteld dat het octrooi niet nieuw dan wel niet inventief is.
Achtergrond
Elk octrooi bevat één of meerdere conclusies. In deze conclusies, in het Engels ‘claims’ genoemd, wordt de uitvinding waarvoor het octrooi is aangevraagd verwoord. De conclusies bepalen de bescherming die aan de octrooihouder toekomt en bakenen het aan hem toegekende monopolie af. Een octrooi kan slechts worden verleend voor iets nieuws en daarvan is slechts sprake, als de uitvinding op het moment dat de aanvrage wordt ingediend geen deel uitmaakt van de stand van de techniek (art. 54 Europees Octrooiverdrag (EOV)). Bovendien moet sprake zijn van inventiviteit. De oplossing van een probleem moet verrassend, niet voor de hand liggend zijn (art. 52 lid 1 en art 56 EOV; art. 2 lid 1 en art. 6 Rijksoctrooiwet).
Hof
Met betrekking tot het octrooi op de stof escitalopram heeft het hof geoordeeld dat de samenstelling en mogelijke eigenschappen van de stof escitalopram reeds bekend waren. Toch moet volgens het hof deze stof als nieuw worden aangemerkt, omdat de stof nog niet in zuivere vorm beschikbaar was. Het hof verwijst hierbij naar de uitspraak van het Europees Octrooibureau T 296/87. Nu echter de verbeterde werking van deze stof ten opzichte van de stand van de techniek niet verrassend is, is er geen sprake van een verrassend technisch effect en mist het aan de stand der techniek toegevoegde escitalopram inventiviteit.
De werkwijze om de stof escitalopram te verkrijgen is volgens het hof wel nieuw en inventief. Het hof heeft overwogen dat eiseres tevens de uitsluitende rechten heeft verkregen voor het rechtstreeks verkregen escitalopram. Echter, het standpunt van eiseres dat zij daarmee ook de uitsluitende rechten heeft verkregen op escitalopram als zodanig, is volgens het hof onjuist. Absolute stofbescherming wordt verleend aan hem die voor het eerst de stand van de techniek heeft verrijkt met een nieuw en inventief product. Indien, zoals hier, de inventiviteit slechts is gelegen in de werkwijze waarmee het (nieuwe, maar niet inventieve) product voor het eerst wordt verkregen, is de stand van de techniek verrijkt met deze werkwijze én met het product verkregen volgens die werkwijze. Voor deze werkwijze en het daarmee verkregen product wordt dan bescherming verleend. Zolang derden niet in staat zijn het product te verkrijgen via een wezenlijk andere bereidingswijze, zoals volgens eiseres hier het geval is, is er volgens het hof in feite sprake van een stofbescherming. Naarmate er echter wezenlijk andere werkwijzen voor de bereiding van het product aan de stand van de techniek worden toegevoegd, vallen de daarmee verkregen producten, indien toegepast door een derde, volgens het hof niet onder de werkwijze-conclusie van het octrooi.
Tevens overwoog het hof dat de bewijslast dat op de prioriteitsdatum geen bekende (andere) werkwijzen bestonden waarmee de stof kon worden verkregen, rust op de houder van het op deze stof gerichte octrooi. Die heeft dienaangaande echter geen specifiek bewijsaanbod gedaan. Het hof heeft het Nederlandse deel van het octrooi vernietigd voor zover het de conclusies 1 tot en met 5 betreft, het zogenaamde ‘stofoctrooi’.
Eisen van nieuwheid en inventiviteit
In cassatie heeft eiseres betoogd dat het hof heeft miskend dat het op inventieve wijze oplossen van het probleem dat een gemiddelde vakman (en derhalve de stand van de techniek) niet kan beschikken over een stof met te verwachten gunstige eigenschappen, betekent dat bedoelde stof die op die wijze wordt verschaft en waarmee de stand van de techniek derhalve wordt verrijkt, (nieuw en) inventief is.
De Hoge Raad acht dit betoog gegrond, en overweegt (rov. 4.3):
“Een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en die om die reden op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek als bedoeld in art. 56 Europees Octrooiverdrag (EOV) en art. 6 ROW 1995, kan desondanks niet voor de hand liggend zijn in de zin van die bepalingen en daarom octrooieerbaar, als uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en met de geclaimde werkwijze derhalve voor het eerst die stof kan worden verkregen op een inventieve wijze. In zodanig geval geldt immers dat ook de stof, hoewel op zichzelf bekend wat betreft samenstelling en mogelijke eigenschappen, niet op de voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. In dat geval kan daarom ook een stofoctrooi worden verkregen.”
De Hoge Raad verwijst daarbij naar beslissingen van het Europees Octrooibureau en uitspraken van de hoogste rechters van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over het onderhavige octrooi.
Ook de klacht dat het hof is uitgegaan van een onjuiste opvatting omtrent de bewijslast, is volgens de Hoge Raad gegrond. Nu verweersters vernietiging van het octrooi vorderen wegens het ontbreken van inventiviteit, rust de bewijslast van de stelling dat die inventiviteit ontbreekt, in beginsel op hen (art. 150 Rv). Dit wordt niet anders doordat het hier het bewijs betreft van een eis dat geen (andere) werkwijze bekend is om de geclaimde stof te bereiden.
In het incidentele cassatieberoep wordt geklaagd over het oordeel van het hof dat het escitalopram als nieuw dient te worden aangemerkt, nu deze stof op de prioriteitsdatum niet in zuivere vorm beschikbaar was. Het onderdeel faalt, omdat het bestreden oordeel juist is: een stof is nieuw als zij voordien niet beschikbaar was en daardoor op de prioriteitsdatum niet behoorde tot de stand van de techniek als bedoeld in artikel 54 lid 1 EOV en 4 lid 1 ROW.
Aanvulling principaal cassatieberoep tardief
Eiseres heeft bij conclusie van antwoord in het incidenteel cassatieberoep haar middel in het principale beroep aangevuld. Zij heeft aangevoerd dat haar dit behoort te worden toegestaan omdat zij pas belang heeft gekregen bij de daarbij aangevoerde klachten door de klachten van verweersters in het incidentele cassatieberoep, voor het geval die klachten zouden slagen.
De Hoge Raad oordeelt dat dit standpunt onjuist is en overweegt in rov. 6.2:
“Op grond van art. 407 lid 2 en 426a lid 2 Rv dient de cassatiedagvaarding dan wel het cassatieverzoekschrift de middelen te bevatten waarop het beroep steunt. Indien de verweerder van zijn kant in cassatie komt, dienen op grond van art. 410 lid 1 en 427 lid 2 Rv de middelen waarop dat beroep steunt, te zijn opgenomen in de conclusie van antwoord dan wel het cassatieverweerschrift. Na het verstrijken van de cassatietermijn, respectievelijk het tijdstip waarop uiterlijk voor antwoord dient te worden geconcludeerd dan wel het verweerschrift dient te worden ingediend, kunnen geen nieuwe klachten worden aangevoerd, behoudens – in deze zaak niet aan de orde zijnde – bijzondere omstandigheden die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Uit deze regeling van de cassatieprocedure – die ertoe stekt die procedure niet onnodig lang te laten duren – volgt dat partijen alle (eind)beslissingen die zij onjuist dan wel niet naar behoren gemotiveerd achten, aanstonds moeten bestrijden, eventueel slechts voorwaardelijk indien zij daarbij geen belang hebben voor een bepaald geval. Een dergelijk geval kan onder meer zijn het slagen van een mogelijke klacht van de wederpartij. De eiser dan wel verzoeker tot cassatie moet dus op zulke klachten anticiperen.”
De Hoge Raad laat de aanvullende klachten buiten behandeling, vernietigt het arrest van het gerechtshof te ’s-Gravenhage en wijst de zaak ter verdere behandeling en beslissing terug naar datzelfde hof.
