HR 30 november 2018 ECLI:NL:HR:2018:2221
1. Tot uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander (vergelijk: HR 11 december 2015, CB 2015-189 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning)).
2. Gelet op de stellingname van eisers heeft het hof ten onrechte geoordeeld dat eisers in de onderhavige zaak het merkenrecht bij de beoordeling van hun vorderingen buiten beschouwing gelaten wilden hebben.
Achtergrond
De houder van de domeinnaam ‘dungs.nl’ is in een buitengerechtelijke procedure veroordeeld tot overdracht van zijn domeinnaam aan de houder van het Uniewoordmerk DUNGS. Om aan deze veroordeling te ontkomen, stelt de domeinnaamhouder een vordering uit onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking in tegen de merkhouder (‘Karl Dungs’). Het hof Den Haag wijst deze vordering af, omdat eisers geen merkenrechtelijke beoordeling van hun vordering zouden wensen. Als gevolg daarvan zou niet kunnen worden vastgesteld dat Karl Dungs onrechtmatig handelt door die domeinnaam op grond van een buitengerechtelijke procedure aan zich te laten overdragen, en ook niet dat zij door die overdracht ongerechtvaardigd wordt verrijkt.
Hoge Raad
In cassatie stellen eisers zich op het standpunt dat het hof een onbegrijpelijke uitleg heeft gegeven aan de gedingstukken. Eisers hebben weliswaar gesteld dat het merkenrecht niet ten grondslag ligt aan hun vordering omdat zij niet gerechtigd zijn tot het merk DUNGS, maar daaruit volgt niet dat zij wilden dat hun betwisting van het door Karl Dungs op een beweerde merkinbreuk gestoelde verweer buiten beschouwing zou blijven.
Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak (CB 2015-189) stelt de Hoge Raad voorop dat het recht op een domeinnaam niet wettelijk is geregeld. Tot uitgangspunt dient daarom te gelden dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren, alleen gedwongen kan worden die aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst, of voortvloeien uit het feit dat registratie of het gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is. Bijvoorbeeld wanneer met dat gebruik inbreuk wordt gemaakt op andermans merkrecht:
“3.3.2 Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. Tot uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander. Vgl. HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning), rov. 3.4.3.”
In lijn met de klachten van eisers oordeelt de Hoge Raad vervolgens dat het hof in het onderhavige geval inderdaad een onbegrijpelijke uitleg heeft gegeven aan de gedingstukken. Het hof heeft vastgesteld dat de vordering van eisers ertoe strekt te voorkomen dat Karl Dungs zich de domeinnaam laat overdragen op grond van een beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter. Voor de toewijsbaarheid van de vordering is volgens de Hoge Raad van belang of sprake is van afwezigheid van een merkinbreuk en van anderszins onrechtmatig handelen aan de zijde van eisers. In reactie op een verweer van Karl Dungs hebben eisers zich zowel in eerste aanleg als in hoger beroep op het standpunt gesteld dat het gebruik van de domeinnaam geen merkinbreuk behelst. Gezien deze stellingname is volgens de Hoge Raad niet begrijpelijk dat het hof uit de verklaring van eisers heeft afgeleid dat zij het merkenrecht bij de beoordeling van hun vorderingen volledig buiten beschouwing gelaten wilden hebben:
3.3.3 Het hof heeft in rov. 4.5 vastgesteld dat de vordering van [eisers] ertoe strekt te voorkomen dat Karl Dungs zich de domeinnaam laat overdragen op grond van de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter. Voor de toewijsbaarheid van de vordering is van belang of sprake is van afwezigheid van een merkinbreuk en van anderszins onrechtmatig handelen aan de zijde van [eisers] hebben het verweer van Karl Dungs betwist dat zij op grond van haar rechten op het woordmerk het recht heeft zich de domeinnaam te laten overdragen. [eisers] hebben zich in eerste aanleg, in de dagvaarding onder 21 e.v., op het standpunt gesteld dat het gebruik van de domeinnaam geen merkinbreuk behelst. In hoger beroep zijn zij met grief V met verscheidene argumenten opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op het merk. Gezien deze stellingname van [eisers] is niet begrijpelijk dat het hof de in rov. 5.2 genoemde gedragingen en uitlatingen van [eisers] aldus heeft uitgelegd dat zij het merkenrecht bij de beoordeling van hun vorderingen buiten beschouwing gelaten wilden hebben. Daardoor zijn evenmin begrijpelijk de conclusies die het hof in rov. 5.4 op grond van deze uitleg heeft getrokken, te weten dat “derhalve (…) niet [kan] worden vastgesteld dat van merkinbreuk door [eisers] geen sprake is” en dat “niet [kan] worden vastgesteld dat Karl Dungs onrechtmatig handelt door die domeinnaam aan zich te laten overdragen en ook niet dat zij door die overdracht ongerechtvaardigd wordt verrijkt”.
